中华全国律师协会律师知识产权尽职调查操作指引.docx

1、中华全国律师协会知识产权尽职调查操作指引中华全国律师协会知识产权专业委员会中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引目 录第一章 总 则 .11.1 知识产权尽职调查的概念 .11.2 知识产权尽职调查的意义 .11.3 知识产权尽职调查的目的 .21.4 知识产权尽职调查的基本原则 .21.5 知识产权尽职调查的方法 .31.6 知识产权尽职调查的范围 .51.7 知识产权尽职调查的具体内容 .8第二章 知识产权尽职调查的操作流程 .142.1 操作流程概述 .142.2 确定委托 .152.3 立项组队 .162.4 制定计划 .172.5 前期调查 .182.6 资料搜集 .182.

2、7 访谈走访 .192.8 信息核查 .202.9 与第三方机构沟通交流 .212.10 报告撰写 .212.11 反馈与修改 .222.12 报告完成 .222.13 归档备查 .23附录一：知识产权尽职调查流程图 .24附录二：知识产权尽职调查报告样本 .25附录三：知识产权尽职调查归档备查清单 .27附录四：知识产权尽职调查常用网站 .29附录五：知识产权尽职调查常用规定汇总 .31中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引1中华全国律师协会律师知识产权尽职调查操作指引第一章 总 则特别说明本操作指引仅仅是律师知识产权尽职调查的参考和提示，不能以此作为判定律师执业是否尽职合规的依据，

3、更不能作为追究律师责任的依据。1.1 知识产权尽职调查的概念知识产权尽职调查，指基于特定的商事需求，委托第三方专业机构或人员对目标公司的知识产权进行全面性调查及系统性梳理，为委托方或预期投资者提供目标公司可能影响预期商业计划或其他关键因素的知识产权信息，最终形成专业性综述报告的非诉讼法律服务活动。1.2 知识产权尽职调查的意义1.2.1 解决信息不对称问题通过对目标公司开展知识产权尽职调查，委托方可以详细了解目标公司知识产权的所有权归属情况、法律状态、运营情况等基本信息，得出全面系统的事实根据，从而有助于对目标公司的准确价值做出客观、科学的评估，有助于商业谈判并促进交易达成。1.2.2 发现价

4、值、揭示风险委托方可以依据知识产权尽职调查结果和报告，对目标公司的知识产权资产进行综合性的价值挖掘与风险评估，以更好了解目标公司知识产权的实际价值，并有利于发现潜在的可能阻碍未来商事活动或交易的法律风险及可能带来的隐性成本，从而避免商业计划或交易风险和成本的增加。1.2.3 调整完善商事计划在对目标公司的知识产权资产进行全面分析及风险评估的前提下，委托方中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引2能够准确分配各方权利义务关系，并对现存的瑕疵及其他阻碍有针对性地进行商业计划及交易结构的调整与完善。1.3 知识产权尽职调查的目的从宏观来看，知识产权尽职调查的目的基本相同，主要有两个，一是梳理目

5、标公司的知识产权状况，包括权利内容、权利归属、权利来源、权利负担、权利价值等；二是分析目标公司知识产权存在的风险，包括实施风险、交易风险、管理风险等。从微观来看，知识产权尽职调查的目的会随着委托方商业需求的不同而有所差异，开展尽职调查的商业需求多种多样，而不同的目标设定则可能影响尽职调查的准备思路及分析重点。例如，如果委托方的进行商业计划的目的是获取目标公司的技术员工和技术秘密，则知识产权尽职调查目标设定要侧重在员工情况的调查，要调查目标公司的职务发明成果、技术人员的比例及激励方法，商事计划或交易展开后技术人员的去向等；如果委托方要求开展尽职调查的原因是希望获得目标公司的知名或新兴的品牌，那么

6、知识产权尽职调查的目标和内容要围绕目标公司的品牌是否获得了全面的权利保护进行确定。因此，知识产权尽职调查人员应与委托方做好充分的沟通交流，了解其期望和目标，以制定出与其商业计划或交易相符的、科学合理、切实可行的知识产权尽职调查目标。1.4 知识产权尽职调查的基本原则1.4.1 审慎性原则出于促成商业计划或交易的目的，目标公司在尽职调查中向委托方提供的文件资料或陈述保证等内容可能会与实际不符，企图影响委托方的判断。受托方在接受委托方委托对目标公司开展知识产权尽职调查时，应遵循合理审慎原则，始终保持谨慎小心的态度，勤勉尽责，对任何资料、信息及相关人员作出的口头陈述及提供的文件资料持有合理怀疑态度，

7、谨慎核查验证获取的信息与实际情况是否存在重大差异或不一致的地方，避免因对目标企业的过度信任而忽略了潜在的风险，影响了尽职调查结果的真实性。中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引31.4.2 保密性原则为了保证知识产权尽职调查结果的准确性，受托方在进行知识产权尽职调查时往往需要目标公司向其披露大量信息资料，其中不乏涉及目标公司经营秘密、技术秘密的信息，一旦泄露会对其经营活动造成重大影响。为了降低目标公司的顾虑，减少知识产权尽职调查的阻碍，受托方在进行尽职调查时应时刻遵守保密性原则，对因从事尽职调查而从委托方、目标公司等相关主体取得的资料、文件，了解到的相关信息等内容要信守保密义务，防止信

8、息资料泄露。1.4.3 专业性原则知识产权本身是一个集合法律、技术、管理、经济等知识的专业性领域，因此知识产权尽职调查对于专业性的要求也非常高，需要调查人员充分利用自身的工作经验、专业能力、职业嗅觉等对目标公司的知识产权情况进行科学客观的判断。因此，知识产权尽职调查的团队人员不仅要对专业知识有深入了解，还应尽可能选择具有跨专业背景的复合型人才，合理分工、优势互补，力求对目标公司的知识产权状况及风险做出准确科学的调查。1.4.4 客观性原则受托方一般是基于委托方的委托对目标公司开展知识产权尽职调查，但这并不意味着受托方在进行知识产权尽职调查时要受制于委托方或者目标公司的立场及要求而作出虚假的或与

9、实际不符的尽职调查结果。受托方在尽职调查中应坚持客观性原则，以事实为依据，严格按照相关法律法规的规定进行调查判断，出具相应的法律意见，在没有充分证据支撑的情况下不可随意猜测或进行判断。1.5 知识产权尽职调查的方法1.5.1 审阅文件资料知识产权尽职调查中往往会涉及大量的文件资料，对文件资料的查阅审核是尽职调查中最常用的方法之一。受托方在获取到相应的文件资料后，应认真核查、对比相关资料，确保文件资料的真实性、完整性和权威性，并对文件资料进行深入分析，以充分挖掘文件资料背后隐藏的真实信息。一般来说，文件资料主要有以下几个来源：中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引41、由委托方或目标公司

10、主动提供。为了完成尽职调查，目标公司通常会主动或应受托方要求提供相关的知识产权信息，例如知识产权权属证明、与知识产权相关的协议等，委托方若知悉相关信息也应向受托方披露。2、通过公开的媒体、互联网等第三方渠道取得与目标公司相关的公开披露的知识产权信息资料。例如，在知识产权官方网站和专业的数据库中查询知识产权的法律状态，在相关法院网站查询知识产权的诉讼情况或者通过媒体报道了解目标公司的知识产权最新运营动态等等。1.5.2 访谈对于一些难以从书面材料中获取的信息或解决的问题，受托方可以采用访谈的形式获取信息。受托方需注意，不可轻信访谈对象在访谈中做出的陈述或说明，要将各访谈对象的访谈内容互相之间进行

11、印证、与其他资料进行相互印证，并要求提供证明材料，排除虚假陈述，以确保访谈内容真实可信。1、访谈内容不能千篇一律、一概而论，而应当针对不同层级、不同岗位的受访对象设计有针对性的访谈内容，同时注意在不同对象的访谈内容中设计能够相互印证的问题。2、对目标公司内部各层级、各部门的相关负责人及特定岗位的员工进行当面沟通交流，就某些具体问题进行访谈，以获取对目标公司更全面深入的了解。同时，在必要时也可向目标公司的相关客户、合作伙伴甚至竞争对手等进行访谈。1.5.3 走访为了印证目标公司的诚信度以及其提供的信息资料的真实性及可信度，受托方可以走访目标公司所在的行业协会或政府部门，通过了解行业的现状、发展趋

12、势、目标公司在行业中的实际竞争力、目标公司知识产权在行业中的实施应用情况等信息，从侧面了解目标公司知识产权的实际价值。1.5.4 现场实地调查现场实地调查是指受托方通过到目标企业的研发、生产、销售等环节的现场实地察看调查，以获得对目标企业的直观了解。在实地调查后应制作备忘录备查。对于不同导向性的目标公司，其现场实地调查的地点应该有所侧重。例如以科研为导向的目标公司，调查人员可以着重走访其技术研发部门，向技术中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引5研发人员了解技术研发情况；以品牌为导向的目标公司，可以侧重走访其产品销售现场，了解品牌在市场的竞争力，客户对品牌的认可度及依赖度等情况。1.5

13、.5 函证函证是指在目标公司无法提交原件或有关材料核验，或相关问题较为重要且有必要确保真实性，可通过向相关单位发函查证的形式向其核实具体情况的一种尽职调查方法。同时，在无法搜集到相关资料或对于一些问题无法对其真实情况穷尽了解，为了降低尽职调查出现错误的风险，可以要求目标公司提交表明其提供的所有材料、资料凭证真实、内容属实、无重大遗漏的声明书或保证函。1.5.6 非公开调查在必要的时候，受托方还可以采取非公开调查的方式，在目标公司不知情的情况下了解目标公司的知识产权相关信息，例如通过接触目标公司的关联企业、竞争对手、商业伙伴，通过向行业内人士询问目标公司有关情况等方式在合法范围内获取到所需的相关

14、信息并制作备忘录备查，以减少受目标公司虚假信息蒙骗的风险。1.6 知识产权尽职调查的范围不同类型的知识产权所需要调查的内容不尽相同，受托方可以参考以下知识产权尽职调查的共性内容展开调查工作，进而再结合实际情况和权利特征进行特定调查。1.6.1 权属状况目标公司可以通过原始取得、继受取得、许可等方式获得知识产权或取得知识产权相关权益。1、当目标公司通过自主创作取得作品的著作权、自主研发相关技术及改进方案等并对其进行专利申请取得专利权或通过自主设计并对该等工商标识进行注册商标专用权的申请取得商标权等情形下，受托方应当对目标公司知识产权的权属情况进行详细审查，包括：（1）知识产权权利证书上的登记状况

15、；（2）知识产权权属关系的实际情况，如是否涉及职务作品/发明、委托作中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引6品/发明、合作作品/ 发明，有无共有人等；（3）知识产权是否存在权利负担；（4）知识产权有无授予第三人许可使用等。2、当目标公司通过转让等方式继受取得知识产权，则需要注意审查：（1）知识产权转让方和受让方之间签订的转让合同是否真实合法；（2）知识产权转让手续是否合法齐备，转让是否进行了备案登记；（3）所转让的知识产权是否有效；（4）知识产权是否存在禁止权利转让的情形；（5）知识产权转让前是否已许可他人使用，以何种方式许可他人使用等。3、当目标公司是通过许可获得知识产权的使用权或者

16、存在将其拥有的知识产权许可给他人使用的情形，开展尽职调查时需要注意审查以下内容：（1）知识产权进行许可或被许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的；（2）知识产权许可或被许可使用的范围是如何约定的，包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等；（3）知识产权许可是否允许转许可或分许可；（4）许可或被许可的知识产权的使用期限；（5）许可或被许可的知识产权是否已经到期或即将到期；（6）知识产权的许可费用；（7）知识产权许可实施合同是否在相关部门进行了备案登记；（8）知识产权许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条款，或存在可能会对预期商事计划或交易价值产生重大影响的

17、条款等。1.6.2 法律状态对知识产权法律状态的审查主要包括：（1）知识产权在申请、公告、授权、无效等各环节中的相关情况；（2）知识产权有效状态，剩余保护期限，缴费情况。对于商标或专利来说，为了扩大保护范围，目标公司还可能会申请系列商标或专利，此时还需要审查关联权利的相关信息，以对权利的状态进行准确评估。中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引71.6.3 权利内容不同的知识产权权利内容是不同的：1、著作权权利内容包括发表、修改、署名等人身权以及复制、发行、出租、表演、广播、改编、信息网络传播等财产权；2、专利权包括制造、使用、销售、许诺销售、进口等内容；3、商标权包括专有使用权、禁止权

18、、许可使用权等内容。受托方在审查目标公司的知识产权时，不仅要审查其对知识产权的实际控制权，还需要审查其知识产权的权利内容，尤其是当委托方开展知识产权尽职调查的原因是利用目标公司的知识产权时，受托方更应重点审查其权利内容是否符合委托方的商业需求，如目标公司商标所核准注册的商品或服务范围是否覆盖了委托方的商业活动范围。1.6.4 法律风险知识产权的法律风险包括一般涉诉情况调查、诉讼风险分析以及未发生诉讼时的法律风险分析。1、涉诉情况调查：对目标公司发生的诉讼情况进行调查，了解案件情况、案件进程，并根据代理律师及目标公司的分析意见对诉讼风险进行报告，例如已有的诉讼对目标公司的正常运营是否有影响及影响

19、范围是多大。2、诉讼风险分析：在委托方特别要求的情况下，根据委托合同的约定，对于目标公司发生的诉讼进行进一步分析，结合案件证据对目标公司在诉讼中存在的风险自行进行分析，并印证目标公司及其代理律师的分析意见，如实进行报告。3、未涉诉风险分析：在目标公司未涉诉的情况下，若委托方对其重点知识产权内容是否存在法律风险较为关注，因目标公司是否会成为被控侵权方，其享有的知识产权是否会被他人主张权属，对于委托方预期商业计划或交易的实施具有重要影响。那么，根据委托合同的约定，需对目标公司是否存在权属或侵权风险进行较为深入的调查分析。具体可以从以下内容着手：（1）目标公司享有的知识产权如专利权、著作权等是否有可

20、能被他人主张权利，如雇佣的员工是否与先雇主之间存在竞业限制或利用他人商业秘密、技术秘密等内容；中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引8（2）目标公司是否会因职务发明成果、合作发明成果和委托发明成果权属约定不明而引发权属争议；（3）目标公司的知识产权是否会与在先权利或他人合法权利存在冲突，如目标公司的商标与他人的商号、域名间是否会发生冲突；（4）目标公司的知识产权是否存在被撤销或无效的可能性，如商标、域名等是否因被抢注等原因被无效或撤销的可能性，专利因不符合授予专利权的法律要求而被无效等；（5）因目标公司生产经营活动与竞争对手产生冲突而侵犯其知识产权的可能性有多高，侵权风险有多大，侵权赔

21、偿额是多少，是否存在规避侵权的方案等。1.7 知识产权尽职调查的具体内容知识产权所涵盖的内容较广，包括但不限于：专利、商标、著作权、商业秘密、专有技术、与企业/ 商品相关的网络域名、原产地名称保护、集成电路布图设计专有权、植物新品种权及其他与知识产权相关的权利。但是一般的知识产权尽职调查主要针对：专利、商标、著作权、商业秘密等。1.7.1 著作权尽职调查著作权尽职调查主要结合相关资料及信息，针对目标公司所享有的著作权权属状况、法律状态、运营情况、涉诉情况及法律风险等方面对下述具体内容展开尽职调查：1、目标公司享有著作权的作品清单，内容应包括证书编号、作品类型、作者、权利来源、权利归属、权利限制等。2、目标公司各作品完成日期、发表日期，剩余权利期限及是否办理了著作权登记。3、目标公司办理了著作权登记的则主要核查著作权登记证书，结合国家版权登记中心网站进行核实，并通过访谈等方式对其著作权权属情况进行印证。4、目标公司未办理著作权登记，但声称对作品享有著作权的，则需核查相关协议、作品创作底稿、软件代码及相关证明文件：（1）目标公司通过主持创作取得著作权的，需要对创作底稿，主持创作的