权利要求不支持关于“上位概括”和“功能性限定”的讨论.doc

1、权利要求不支持关于“上位概括”和“功能性限定”的讨论摘 要 权利要求中关于“上位概括”和“功能性限定”是否能够得到说明书的支持，对其审查标准的理解及法条的适用在审查实践中存在不一致之处，本文从实际案例出发，对于“不支持”中“上位概括”的审查标准和“功能性限定”的法条适用问题进行了引深思考。 关键词 权利要求 不支持 上位概括 功能性限定 作者简介：葛向兵，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，研究实习员，研究方向：审查领域通用机械领域；何雨馨，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，研究实习员，研究方向：审查领域运输机械领域。 中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009

2、-0592（2015）12-258-02 一、法条释义 专利法第 26 条第 4 款中规定：权利要求书应当以说明书为依据。专利审查指南第二部分第二章第 3.2.1 节进一步给出了诠释：权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。说明书是对发明或者实用新型内容的详细介绍，权利要求是在说明书记载内容的基础上，用构成发明或者实用新型技术方案的技术特征来限定专利申请或者专利权的保护范围，申请人为了获得尽可能宽的保护范围，其撰写的权利要求，一般是对说明书记载的一种或几种具体实施方式的提炼和概括，而不是照搬说明书中记载的实施例，但是这种提炼和概括应当适当，应当与申请人作出的技术贡献相适

3、应，使得权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。 专利审查指南对权利要求是否能够“概括得出”给出了很多具体判断标准，其中， “上位概括”和“功能性限定”在审查实践中是经常碰到的，对于“上位概括”的审查标准和“功能性限定”的法条适用经常会存在一些误区，本文通过对实际案例的分析，谈谈关于“上位概括”的审查标准和“功能性限定”的法条适用的一点思考。 二、案例分析 案例 1：申请号为 201310060637.5，发明名称为“排气警报解除方法”的专利申请，其解决的技术问题是如何改善软

4、件版本与硬件不匹配导致的误报警。 权利要求 1 限定为：一种排气警报解除方法，其特征在于，包括：将所述化学机械研磨设备的排气警报传感器旁路；将对应于所述排气警报传感器的互锁的信号反转。而说明书中具体实施方式仅记载了：本发明实施例提供一种排气警报解除方法，用于软件版本与硬件不匹配的化学机械研磨设备，包括。 在实际审查中，观点 1 认为：权利要求 1 得不到说明书的支持，根据说明书的记载，该方法用于解决“软件更新后与硬件不匹配的问题” ，即该方法用于解决装置的软件和硬件不匹配导致的误报警问题，而根据说明书记载的内容，本领域技术人员无法确定该技术方案还可以用于解决其他情形引起的误报警问题。 观点 2

5、 认为：权利要求 1 能够得到说明书的支持，虽然权利要求 1中没有限定该排气警报解除方法是针对软件和硬件不匹配导致误报警的化学机械研磨设备，但是该权利要求是一种合理的上位概括，站在本领域技术人员的角度来考虑，针对其他情形引起的排气误报警问题，如化学机械研磨设备的排气受其它因素的干扰侦测为不正常，该排气警报解除方法依然可以使用，能够解决排气误报警问题。 笔者观点：站在本领域技术人员的角度，只要将化学机械研磨设备的排气警报传感器旁路；将对应于排气警报传感器的互锁的信号反转就可用于解决其他情况引起的误报警问题，如化学机械研磨设备的排气受其它因素的干扰侦测为不正常，即权利要求的概括包含申请人推测的内容

6、，但效果是可以预先确定和评价的，本领域技术人员也没有理由怀疑该上位概括所包含的一种或多种下位概念不能解决发明所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，采用“上位概括”的判断标准无法得到权利要求得不到说明书支持的结论。 根据说明书的记载，背景技术中指出，在半导体制造中，生产设备的优劣很大程度上制约着工艺的优劣，伴随着生产工艺日益进步，生产设备由于价格高并不能实时更换，通过更新设备的操作软件来提升设备的功能成为一种折中的方法，但在该过程中，容易出现软件与硬件兼容性差的问题，引发一些误报警，进而导致设备不能正常运行，浪费生产成本，增加技术人员的劳动量，针对该技术问题，申请人提出了该申请。即该申请是申

7、请人为了解决软件更新后与硬件不匹配的技术问题而提出的，申请人的本意是为了解决软件更新后与硬件不匹配的技术问题，作为一个整体的技术方案，技术领域是化学机械研磨设备的排气警报解除方法，技术问题是软件更新后与硬件不匹配造成误报警，申请人作出的技术贡献是解决了软件更新后与硬件不匹配造成的误报警问题。 虽然该技术方案可以用于解决其他情况引起的误报警问题，但说明书中没有对于该技术方案还可以解决其他情况引起的误报警问题的任何相关说明，从申请人的本意和申请人作出的技术贡献以及将发明创造作为一个整体来考虑的审查原则来说，该权利要求得不到说明书的支持。 案例 2：申请号为 201310278910.1，发明名称为

8、“反馈式水车景观发电机组”的专利申请，其解决的技术问题是如何克服需要大容量的水库来满足发电。 权利要求 1 限定为：反馈式水车景观发电机组，包括发电机，在发电机的输出端设有配电系统，在发电机的输入端设有轴头齿轮，所述轴头齿轮设有相配合传动连接的动力输入结构，其特征在于：所述动力输入结构包括架体，在架体上通过两端设置的轴承座设有可自由转动的金属空芯管传动轴，所述金属空芯管传动轴的中部设有与轴头齿轮相传动连接的主齿轮，两侧设有能实现自由转动的左水轮组和右水轮组。 在实际审查中，观点 1 认为：权利要求 1 得不到说明书的支持，根据说明书的记载，反馈式水车景观发电机组仅记载了一种实现反馈式发电的具体

9、实施方式，但是权利要求 1 却采用功能性限定所有的反馈式的发电方式，除却说明书中公开的具体实现反馈式发电的实施例，本领域技术人员难以预见反馈式发电还可以采用其它的实现方式。 观点2 认为：权利要求 1 存在不清楚的缺陷，判断权利要求是否得到说明书支持的前提是在权利要求清楚的情况下，对于本申请，主题名称已经限定了反馈式发电，且反馈式的发电方式可以克服需要大容量的水库来满足发电的技术问题，虽然主题名称限定了反馈式发电，但是本领域技术人员通过权利要求 1 的内容不清楚如何实现反馈式发电。 笔者观点：权利要求 1 的保护范围是清楚的，对于本领域技术人员来说，权利要求 1 中所述各个部件及各个部件之间的

10、连接关系都是清楚的， “反馈式”即为将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入的工作方式，也是清楚的。判断权利要求是否清楚，是判断权利要求中既定的技术特征以及既定技术特征之间的连接关系是否清楚，而非针对权利要求中一个单纯的功能性限定如何实现进行判断。 本申请是针对现有技术中的发电必须要大容量水库来满足，在水位比较低的地理位置无法使用，使发电机组的使用范围受到限制的技术问题提出的，具体方案为：打开右水轮组上和蓄水池或水库连接的右进水管上的阀门，采用蓄水池或水库中的水进行发电，这部分电用于打开左进水管上与配电系统连接的水泵，通过左水轮组上设有与架体底部的水池相连的左进水管，让其自发自冲实现水力发

11、电，在电压电流稳定输出之后，由配电系统输出正常电压实现景观灯的照明，待电压电流下降到一定值时，则由自动控制板重新启动右进水管上的电动阀门或手动启动右进水管上的手动阀门，补充外来的自然能量，从而实现反馈式发电。根据权利要求 1 的限定，采用反馈式的发电方式可以解决该技术问题，但权利要求 1 采用了功能性限定，仅限定了反馈式发电，没有说明具体的反馈式发电的实现手段，权利要求 1 中没有限定右水轮组上和蓄水池或水库连接的右进水管及右进水管上的手动阀门或电动阀门、左水轮组上与架体底部的水池相连的左进水管及左进水管上与配电系统连接的水泵，而说明书具体实施例中仅公开了一种反馈式的发电方式，即权利要求 1

12、概括了一个较大的保护范围，除却说明书中公开的具体实现反馈式发电的实施例，本领域技术人员难以预见反馈式发电还可以采用其它的实现方式，申请人作出了一个反馈式发电实施例的技术贡献，与权利要求 1 概括的所有的反馈式发电的保护范围不符，权利要求 1 得不到说明书的支持。 关于“功能性限定”引起的“不清楚”和“不支持”的法条适用问题，只要明白“清楚”的具体含义即可作出正确的判断， “清楚”涉及权利要求的保护范围是否清楚， “支持”涉及对权利要求保护范围的大小是否恰当、与说明书所公开的范围之间是否对等的一种衡量。 三、结语 在判断权利要求是否得到说明书的支持时，审查员容易陷入权利要求为说明书的合理概括引起

13、的权利要求与说明书表述不一致，即认定权利要求得不到说明书的支持，或者摒弃发明创造的本意，认为权利要求的概括为合理概括，权利要求得到了说明书的支持，而这些判定皆脱离了“权利要求书应当以说明书为依据”的立法宗旨，也脱离了将发明创造作为一个整体来考虑的审查原则。 虽然审查指南中给出了关于“上位概括”和“功能性限定”的判断标准，但判断标准不是万能的，在实际审查中碰到的案例是千变万化的，孤立的理解相关法条，对法条不同的认识会导致法律条款被片面的执行，产生偏颇的审查操作。在对各项专利法相关法条详细理解和熟练掌握的基础上，当采用判断标准不能解决问题的时候，谨记立法本意和立法宗旨，遵循将发明创造作为一个整体来考虑的审查原则，达到审查标准执行一致的要求。 参考文献： 1中华人民共和国国家知识产权局审查指南.北京：知识产权出版社.2010. 2周元.专利审查中举证责任问题的研究.中国优秀硕士论文全文数据库.2010.