1、从实际案例浅谈基于引证文件的修改问题摘 要 本文通过一个实际案例，探讨了基于引证文件的修改问题，对其修改方式进行了讨论，并给出了倾向性意见和分析。在此基础上，分析了现行基于引证文件修改的审查标准中存在的问题，并针对性地提出了一些改进措施和建议。 关键词 引证文件 唯一确定 修改 超范围 作者简介：王海，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心化学部纺织化学室；王华，国家知识产权局专利局材料工程发明审查部环境工程处。 中图分类号：D920.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2014）02-085-03 一、引言 申请人在撰写申请文件时，有时会采用引证文件的方式说明发明的相关内容，
2、这样能够使申请文件的语言简洁，避免重复记载导致的篇幅过长。我国专利法实施细则第十七条第一款第二项、专利审查指南第二部分第二章 2.2.3 节、第二部分第八章 5.2.2.2 节允许的说明书的修改情形（3）都明确记载了允许在说明书的背景技术部分引证现有技术文件。但是，专利审查指南第二部分第二章 2.2.6 节又规定了：为了方便专利审查，也为了帮助公众更直接地理解发明或者实用新型，对于那些就满足专利法第二十六条第三款的要求而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书。这就引出一个问题，如果采用引证文件的方式撰写的内容，对于满足专利法第二十六条第三款的要求而言是必
3、不可少的，那么，是否允许申请人将引证文件中的这些具体内容写入说明书中。一般情况下，若要把引证文件中的具体内容，补入申请文件中，必须要满足三个条件：（1）补入的内容对于实现发明是必不可少的；（2）申请人对于引证文件中的内容指引得非常明确；（3）所补入的引证文件内容与本发明的相关内容具有唯一确定的关系。前两个条件相对而言较易判断，但对于第三个条件，审查指南中并未进一步阐明什么样的关系是“唯一确定的关系” ，又该如何判断“所补入的引证文件内容与本发明的相关内容具有唯一确定的关系” 。因此，对于该审查标准的理解和把握尺度就容易出现偏差，容易造成对基于引证文件的修改问题出现分歧。 二、案例及讨论分析 （
4、一）案情介绍 申请号：201010237627.0，一种室外自然光过氧化氢协同处理结晶紫污染污水的方法。 权利要求书为： 1.一种室外自然光-过氧化氢协同处理结晶紫污染污水的方法，其特征在于：利用过氧化氢在室外自然光的照射下产生氧化能力极强的羟基自由基，对高浓度的结晶紫污染污水进行净化；其中，所述方法包括如下步骤： a）配制一定浓度的结晶紫溶液； b）黑暗条件下向结晶紫溶液中加入光催化剂，其中光催化剂的用量为 0.5-1.0g/L； c）黑暗条件下超声 30min，使催化剂均匀分散于结晶紫溶液； d）将过氧化氢和所要处理的污水混合并不断搅拌使其混合均匀，其中每 100mL 污水中过氧化氢的加入
5、量为 0.5-3mL； e）采用室外自然光照射，光催化降解反应时间为 2 小时； f）抽滤分离，回收光催化剂。 2.如权利要求 1 所述的结晶紫污染污水的处理方法，其中，在步骤a）中，所述结晶紫的初始浓度为 20-40mg/L。 3.如权利要求 1 所述的结晶紫污染污水的处理方法，其中，在步骤b）中，所述光催化剂为硅酸铋。 4.如权利要求 1 所述的结晶紫污染污水的处理方法，其中，在步骤d）中所述的过氧化氢为质量分数为 30%的双氧水。 说明书背景技术部分记载了： 本发明中使用的硅酸铋光催化剂在专利号为 ZL200710166 218.4，名称为一种硅酸铋粉体光催化剂的制备方法，公开号为 CN
6、101157026A 的专利中有详细介绍。该催化剂制备工艺简单，催化活性高，反应条件温和，对反应装置要求低，利于工业化推广，因此硅酸铋具有十分广阔的应用前景。 （二）案例分析 该申请的背景技术部分采用了引证文件的撰写方式，该引证文件的公开日为 2008 年 4 月 9 日，早于该申请的申请日，属于现有技术，且满足专利审查指南第二部分第二章第 2.2.3 节有关引证文件应当满足的条件：（1）引证文件是公开出版物。 （2）所引证的中国专利文件的公开日早于该申请的公开日。因此，认为该申请说明书中记载了所引证文件中的内容。 同时，说明书对引证文件的指引非常明确，所属技术领域的技术人员根据说明书的记载和
7、公知常识很容易将引证文件中的“硅酸铋粉体光催化剂”应用到该发明的“室外自然光-过氧化氢协同处理结晶紫污染污水的方法”中，因此，该申请符合专利法第二十六条第三款的规定。 该发明所要解决的技术问题是：净化结晶紫污染污水，并回收光催化剂。权利要求 1 中使用的上位概念“光催化剂”或“催化剂” ，概括了一个较宽的保护范围，但在说明书中仅给出了硅酸铋光催化剂的实施例，所属领域技术人员难于预见上位概念所概括的除硅酸铋光催化剂之外的所有催化剂，均能解决其技术问题。因此，权利要求 1 得不到说明书的支持。权利要求 3 将光催化剂进一步限定为硅酸铋，那么，如果将权利要求 3 上升为权利要求 1，所得到的权利要求
8、 1 是否就能获得说明书的支持？ 引证文件的背景技术部分，记载了制备硅酸铋粉体方法的现有技术：固相反应烧结法，高温下难以获得理想大小的粉体颗粒；机械合金化，所需时间长，生产效率低，不适合批量生产；溶胶凝胶法和溶剂挥发法，所得硅酸铋材料为纳米粉体，颗粒度较小，无法将催化剂从水体中分离。这表明并不是任意的硅酸铋光催化剂均易于分离回收。因此，只有引证文件中制备出的硅酸铋粉体光催化剂，才能满足易于分离回收的要求；也只有将引证文件中的具体内容加入到权利要求 1 中，才能克服权利要求 1 得不到说明书支持的缺陷。 （三）修改方式讨论 上述引证文件的内容已经满足了前两个条件：（1）引证文件制备出的硅酸铋粉体
9、光催化剂，对于实现发明是必不可少的；（2）申请人写明了引证文件的专利号和公开号，并写明了该发明中使用的硅酸铋光催化剂在该引证文件中有详细介绍。而对于修改方式即是要判断第三个条件引证文件中的哪些内容与该发明的相关内容具有唯一确定的关系。目前主要有两种倾向性的修改方式：一是将引证文件的公开号或专利号直接加入到权利要求 1 中；二是将引证文件中的具体制备方法加入到权利要求 1 中。 对于修改方式一：将引证文件的公开号或专利号直接加入到权利要求 1 中。 观点 1 认为可以，因为说明书第 5 段明确记载了该公开号和专利号，属于原始公开的内容，这种修改属于将说明书中的内容加入到权利要求中；且引证文件中包
10、含多个硅酸铋粉体光催化剂的制备方法，任意一个方法制备出来的光催化剂，都能够应用于该申请的污水处理方法中，即引证文件中的所有硅酸铋光催化剂制备方法，与该申请中使用的硅酸铋光催化剂是唯一确定的关系。 观点 2 认为不可以，因为公开号或专利号中包含了引证文件的全部内容，直接将公开号或专利号加入到权利要求中，将导致权利要求的保护范围边界不清楚。 对于修改方式二：将引证文件中的具体制备方法加入到权利要求 1中。 观点 1 认为可以，因为引证文件满足了专利审查指南中规定的条件：（1）引证文件是公开出版物；（2）所引证的中国专利文件的公开日早于本申请的公开日；而且也没有出现指引不清楚、指引错误等导致“视为未
11、引证”的情形；则表明该申请说明书中记载了所引证文件中的内容。那么，引证文件中任意一个完整的光催化剂制备方法，都属于该申请原始公开的内容，且申请人有权选择要求保护的范围。因此，任意一个完整的制备方法，与该申请的硅酸铋粉体光催化剂是唯一确定的关系。 那么，可以补入权利要求 1 的具体内容，包括引证文件公开文本中的某个实施例、引证文件公开文本中的某一权利要求、说明书中记载的一个技术方案、授权文本中的某一权利要求等，进而引申为：引证文件中任意一个完整的技术方案，都可以补入到权利要求 1 中。 观点 2 认为不可以，根据说明书中的记载，该发明使用的硅酸铋光催化剂是由引证文件记载的方法制备的，但并未指向引
12、证文件中的某个具体的制备方法，因此将引证文件中记载的任意一个具体制备方法补入权利要求 1 中的做法，不符合专利法第三十三条的规定；此外，若加入具体的实施例，保护范围过小，不利于申请人。 （四）倾向性意见和分析 该案申请人在答复第一次审查意见通知书时，提交了修改文本，将引证文件公开文本的权利要求 2，加入到权利要求 1 中，即采用了修改方式二：将引证文件中的具体制备方法加入到权利要求 1 中。审查员认为这种修改是允许的，原因如下：首先，引证文件公开文本的权利要求 2是一个完整的技术方案，其要求保护一种硅酸铋粉体光催化剂的制备方法，并记载了所有必要的技术特征，其与制备出的应用于该案例的硅酸铋粉体光
13、催化剂是唯一确定的关系。因此，引证文件公开文本的权利要求 2，满足了允许申请人补入引证文件中具体内容的要求。其次，该权利要求 2 对保护范围最大的权利要求 1 中的上位概念“嵌段共聚体表面活性剂”作了进一步限定，克服了权利要求 1 得不到说明书支持的问题，使得所补入的内容，不存在不符合专利法及其实施细则规定的缺陷。如此修改，不仅使得修改后的权利要求保护范围较大，而且也使得修改后的权利要求更加稳定，有利于申请人。所以，审查员遵从请求原则，接受了该修改文本，并做出授予专利权的决定。 1.对于是否能将引证文件中的具体内容，写入权利要求，根据 EPO申诉委员会的判例，基于引证文件的修改有如下规定：如果
14、引证文件中的技术方案构成了发明的一部分，即使该技术方案没有公开在申请文件中，而是公开在其所引证的文件中，则该技术方案也可以写入权利要求书，但必须将引证文件中该技术方案的所有必要的技术特征全部写入权利要求书中，而不能仅仅写入其中一个技术特征。 例如判例 T6/84：涉及申请号为 80300440.7 的欧洲专利申请。发明请求保护一种用于烃油除腊的方法，该方法中涉及催化剂合成钾沸石。实审合议组以没有创造性驳回了申请。申请人上诉至申诉委员会，并修改了权利要求 1，在权利要求 1 中用钾沸石的化学结构和 X-射线粉末衍射图谱对钾沸石进行了限定。申诉委员会认为，虽然上述钾沸石的化学结构、X-射线粉末衍射
15、图谱、制备方法等均未记载在本申请中，但是记载在了其引证文件 CA934130A 中，这些技术特征清楚地构成了发明的一部分，可以写入权利要求书，但应该写入所有钾沸石的必要的结构技术特征。鉴于修改后的权利要求克服了创造性的问题，申诉委员会撤销了实审合议组的驳回决定。 这个判例认可了在权利要求中加入引证文件中记载的催化剂钾沸石的化学结构和 X-射线粉末衍射图谱的做法。由于制备方法也记载在了该申请的引证文件 CA934130A 中，且制备方法与催化剂的结构形态有对应关系。因此，与上述判例相似，将催化剂的制备方法加入到权利要求中，笔者认为也应该是允许的。 2.对于修改方式二认为不可以的观点 2，主要是因
16、为加入任意一个具体的制备方法会导致修改超范围。笔者认为这种修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围。原因如下： a：从专利法第三十三条的立法目的来看：专利法第三十三条的立法目的在于防止申请人通过修改增加以前没有的内容而不当得利，侵犯包含其他申请人在内的公众的利益。而该申请的引证文件满足专利审查指南第二部分第二章第 2.2.3 节所述的条件，表明该申请说明书中记载了所引证文件中的内容。因此，将引证文件任意一个具体的制备方法加入权利要求 1 中，并没有在申请文件中引入新内容，申请人没有不当得利，公众的利益也没有受到侵犯。相反，权利要求 1 中加入引证文件中的具体制备方法，缩小了权利要求的保护范围
17、，第三方会从中获益。因此，这种修改与专利法第三十三条的立法目的是不相违背的。 b：本文讨论的案例中，任意一个具体的制备方法，都是一个完整的制备硅酸铋粉体光催化剂的技术方案，其记载了制备该催化剂所有必要的技术特征，都能够制备出一种应用于处理结晶紫污染污水方法的硅酸铋粉体光催化剂。因此，引证文件中任意一个完整的光催化剂制备方法，与其制备出的硅酸铋粉体光催化剂是唯一确定的关系。也就是说， “唯一确定”要求修改前后的信息是等价的，因此，这种修改不会超范围。 （三）虽然有支持采用修改方式一：将引证文件的公开号或专利号直接加入到权利要求 1 中的观点 1，且对于本文讨论的案例而言，如此修改，既没有超出原权
18、利要求书及说明书记载的范围，又将引证文件中的所有硅酸铋粉体光催化剂的制备方法，都涵盖进了权利要求 1 所要求保护的范围内，最大化地保护了申请人的合法权益。但是，笔者并不推荐采用这种方式进行修改，这是因为：权利要求中出现申请号、公开号或专利号等，对于该权利要求的保护范围是否清楚，目前还没有一个统一的定论，这对于确权及后续的维权，都会造成一定的影响。且若出现一个权利要求中包含多篇引证文件，或权利要求中的引证文件，其本身又引证了其它文件的多重引证情况，引证文件中的技术方案交叉组合、错综复杂，那么对于该权利要求来说，很难确定其明确的保护范围，这对于实质审查及其权利的稳定性都无益，降低了公众对于发明专利
19、的信任度。因此，不推荐采用将引证文件的公开号或专利号直接加入到权利要求 1 中的修改方式。 三、对现行审查标准的分析 在实际审查过程中，由于审查员对基于引证文件修改的审查标准理解不统一，容易对该标准的把握存在较大分歧。究其原因，笔者认为主要在于现行的审查标准还不够完善： 1.审查指南中并没有对“唯一确定的关系”作明确的解释说明，导致审查员不能准确地把握其含义，造成理解上存在偏差。 2.现行审查标准中也没有对“唯一确定的关系”的判断方法进行相关介绍，由于实际操作中缺乏客观的判断准则，使得审查员在判断所补入的引证文件内容与本发明的相关内容是否具有“唯一确定的关系”时，只能凭主观意识进行模糊判断，导
20、致审查员对于基于引证文件的修改是否能够被允许，所做出的审查结论不一致。 3.现行操作标准中的典型案例较少，且分析过程过于简单，实际指导意义不大。而具体的判断过程恰恰是对实际审查工作指导意义最大的，应当重点学习。 四、改进措施和建议 针对现行基于引证文件修改的审查标准还不够完善，笔者建议作如下改进：首先，对“唯一确定的关系”进行较为详细的解释，必要时进行专题的研究和总结，并给出具体的判断方法和审查标准，增加允许补入引证文件中具体内容的典型案例，细化分析过程等，以帮助审查员更好地理解及把握标准，减少主观判断，统一审查结论；其次，从有利于申请人的角度出发，建议申请人在进行基于引证文件的修改时，将保护范围较大的技术方案加入到申请文件中，以避免保护范围过小；再次，对于被引证文件中明确记载的有限的技术方案，如果根据本领域技术人员的判断或基于现有技术能够确定都能解决其技术问题，应当允许申请人将其补入到权利要求中；同时，为了避免基于引证文件的修改，给实
