1、1“商标性使用”的法律效力摘要 以商标性使用为注册商标侵权（包括混淆侵权和淡化侵权）的先决条件会不适当地限制注册商标权。 “商标性使用”的法律概念片面地关注“被诉标志”是否侵犯“注册商标” ，而忽视真正的法律问题应是“被诉标识行为”是否侵犯“注册商标权” 。而商标正当使用应该着重考察行为的正当性，而不应纠缠是否属于商标性使用。判断混淆或淡化侵权是否成立时，应从被诉标识行为整体（即被诉标志使用的整个具体商业情景）出发，而不应以“商标性使用”作为先决条件，不合理地限制注册商标权。 关键词 商标性使用； 注册商标专用权； 描述性正当使用； 驰名商标； 反淡化保护 2013 年 11 月 1 何怀文：
2、 “商标性使用”的法律效力 12013 年 11月 1 浙江大学学报（人文社会科学版）1 我国商标法通说认为，被告使用争议标志必须是“商标意义上的使用” （trademark use，以下简称“商标性使用” ）方可构成侵犯注册商标权，而非商标性使用行为才是对注册商标的正当使用在我国司法实践中，这是一种通行观点，代表性的案例包括：辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案，最高人民法院民事裁定书（2009）民申字第 268 号；雅马哈株式会社诉港田集团、港田发动机公司侵犯商标专用权纠纷案，天津市高级人民法院民事判决书（2001）高知初字第 3 号；汉都公司诉 TCL 集2团
3、公司侵犯商标专用权纠纷案，江苏省高级人民法院民事判决书（2003）民三终字第 25 号；浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司等商标侵权纠纷上诉案，浙江省高级人民法院民事判决书（2007）浙民三终字第 74 号；周志坚与厦门山国饮艺茶业有限公司侵害商标专用权纠纷上诉案，福建省高级人民法院民事判决书（2012）闽民终字第 498 号。11852286317242295199。2013 年 8 月 30 日公布的新修中华人民共和国商标法 （以下简称商标法 （2013） ）更有把这种观点上升为制定法的意思参见商标法 （2013）第 48 条和第 57条第 1 项、第 2 项。对此，后文另有详
4、细阐述。 。然而，从世界范围来看，这远不是商标法学的共识。 商标法 （2013）第 57 条第 1 项和第 2 项界定的注册商标侵权行为同欧洲理事会协调成员国商标法一号指令1988 年 12 月 21 日欧洲理事会协调成员国商标法一号指令（Directive 89/104/EEC） 。2008 年 10 月 22 日，欧洲议会和欧洲理事会对此指令进行了修订（Directive 2008/95/EC） 。第 5 条第 1 款 a 项和 b项规定几乎完全对应。在 2002 年 Arsenal Football Club v. Matthew Reed 案中，欧盟法院判决指出，无论被诉行为是否为商标
5、性使用，只要损害商标的核心功能（特别是识别商品来源的功能） ，都可构成注册商标侵权 EU Court of Justice， C 206/01.。2013 年 5 月，美国联邦第二巡回上诉法院在 KellyBrown v. Winfrey 案中亦特别指出：商标性使用不是商标侵权的先决条件；在商业活动中，任何未经许可的使用行为都可构成商标侵权 KellyBrown v.Winfrey， 717 F.3d 295，307 （2nd Cir.2013）.。而且， 与贸易相关的知识产权协定 （Agreement on 3Trade Aspects of Intellectual Property Ri
6、ghts， TRIPS）第 16 条明文规定：“注册商标权人享有排他权，可禁止任何第三人未经其许可在商业活动之中，于其注册指定的相同或类似商品之上，使用相同或近似标志，可导致相关公众混淆的行为。 ” 我国商标法自然不必同于他国商标法规，但也应遵循商标法的基本原理。对如上分歧的法律观点，有必要从理论的高度进行分析和论证，以便合理取舍，正确统一地适用法律。本文依照商标法的基本原理和原则，结合美国、欧盟、加拿大和中国权威商标案例，对这一基本的商标法问题进行深入分析，借此求教同仁。 一、 “商标性使用”的法律概念 “商标性使用”不同于“商业活动中的使用” （use in course of trade
7、 or use in commerce） 。被告如果未在“商业活动中使用”争议商标，其行为不可能侵犯注册商标权。这是商标法的基本原理，也是各国立法的通例。例如，根据美国兰汉姆法案 ，原告欲追究被告侵权责任，必须证明被告未经许可“在商业活动中使用”注册商标或未注册标志、商业外观。所谓“在商业活动中使用”可以是任何形式的使用，包括但不限于将标志黏附到商品或服务上，或者有关文书之上 18 U.S.C. 1114（1） （a） ， 1125（a） （1）.also 15 U.S.C. 1127.。为证明被告侵犯商标权，原告无须证明被告在商业活动中以特定方式使用原告商标 Rescuecom Corp.v
8、.Google Inc.， 562 F.3d 123， 125126， 129 （2d Cir.2009）.。 欧洲理事会协调成员国商标法一号指令第 5 条第3 款和欧盟商标条例第 9 条第 2 款亦罗列若干注册商标权人可以禁止4的商业活动中的标志使用行为。 中华人民共和国商标法实施条例 （以下简称商标法实施条例 （2002） ）第 3 条本质上也是解释“商业活动中”的商标使用，其规定“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中” 。 相比之下， “商标性使用”是更严格的法律概念，不仅要求商标在商业活动中
9、使用，而且要求其作为商标使用，识别商品来源。商标性使用要求用于商品的标志构成“商标” ，并且用于商业活动。作为少数支持商标性使用是注册商标侵权先决条件的国家 Tommy Hilfiger Licensing， Inc.， and Tommy Hilfiger Canada Inc.（Appellants） v.International Clothiers Inc.， 2005 1 F.C.R.148； Compagnie Gnrale des tablissements MichelinMichelin & Ciev.National Automobile， Aerospace， Trans
10、portation and General Workers Union of Canada （ CAWCanada） （T.D.） ， 1997 2 F.C.306； Meubles Domanis v.Guccio Gucci S.p.A.（1992） ， 43 C.P.R.（3d） 372 （F.C.A.）.，加拿大商标法分别定义“商标”和“使用商标” ，两者合并构成完整的“商标性使用”概念。加拿大商标法第 2 条规定， “商标”是指为了或者实际把自己制造、销售、出租、提供的商品或服务与他人的区别开而使用的标志。对于何谓“使用商标” （trademark deemed to be used
11、） ，该法第 4 条规定：“如果在通常商业活动中转让商品财产权或占有时，商标标记在商品本身之上或者商品流通的包装之上，或者商标以其他任何方式和商品相联系，使受让人在转让时注意到5商标和商品之间的联系，则商标视为使用于商品之上。 ” 在我国，“商标性使用”作为商标侵权先决条件首见于司法实践是“辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案” （以下简称“辉瑞案” ） 。该案中最高人民法院民事裁定书（2009）民申字第 268号。 ，原告已经成功注册蓝色菱形为商标，指定用于药品，并实际用于其生产销售的抗男性功能障碍药。被告也生产销售这类药物，且药片呈蓝色菱形，但包装于不透明材料内
12、。鉴于商标法 （2001）第 52 条第 1款规定使用与注册商标相同或近似的“商标”方侵犯注册商标专用权，最高人民法院认为，药片包装于不透明材料内，其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用，故“不能认定为商标意义上的使用” ，所以被告不侵犯注册商标专用权。换言之，最高人民法院认为，在商业活动中使用与注册商标完全相同的标志于相同商品之上，如果不构成商标性使用，则不侵犯注册商标专用权。 不难发现， “辉瑞案”的上述法律诠释使商标法 （2001）第 52 条第 1 款规定的“使用商标”不同于商标法实施条例 （2002）第 3条定义的“商标的使用” ，偏离了之前的商标法实践商标法 （1982）第
13、 38 条第 1 项是商标法 （2001）第 52 条第 1 项的前身。对于如何理解商标法 （1982）第 38 条第 1 项所述“使用” ，国家工商总局曾经做出答复：“根据商标法及其实施细则的有关规定，商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动。销售发票、合同等商业性文件，是商品交易活动的重要组成部分。在这些商业性文件中使用商标，6应当视为商标的使用 。 ”参见国家工商行政管理局关于如何理解商标法第 38 条第 1 项所述“使用”问题的答复 （工商标字1995第 129 号） 。此答复已经为 2004 年 6 月 30 日颁
14、布实施的国家工商行政管理局关于废止有关工商行政管理规章、规范性文件的决定所废止。 。为此，第三次商标法修订时， 商标法实施条例 （2002）第 3条定义的“商标的使用”被修改了，增加了“用于识别商品来源”的要求，改造成“商标性使用” 。 商标法 （2013）第 48 条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。 ”而商标法 （2001）第 52 条经过修改，成为商标法 （2013）第 57 条，并且其第 1 项改为两项，分别作为新法第 57 条的第 1 项和第 2 项：“（一）未经
15、商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的” ，属于侵犯注册商标专用权的行为。故依照“辉瑞案”的法律推理，如果被告对争议注册商标的使用行为不符合第 48 条的规定，则不满足商标法 （2013）第 57 条第 1 项和第 2 项侵犯注册商标专用权的构成条件。也即是说，我国商标侵权判定分为两步：第一步，确定被诉标志构成商标性使用；第二步，如果被诉标志作为商标使用，则进一步把被诉标志同注册商标进行隔离比较，判断是否成立侵犯注册商标权。 二、 商标
16、性使用和侵犯“注册商标专用权” 7商标性使用是侵犯注册商标权的先决条件，这一直觉推理可以追溯到以注册商标权为“注册商标专用权”的法律观点。我国和加拿大都认同商标性使用的法律地位，这与两国商标法皆规定“注册商标专用权”有千丝万缕的联系。我国商标法 （2013）第 7 章规定了“注册商标专用权的保护” ，而加拿大商标法第 19 条规定，除另有法律规定外，商标一经注册，除非宣告无效，注册人享有加拿大范围之内“专有使用注册商标的权利” （exclusive right to use） 。从字面上理解， “注册商标专用权”的效力应及于禁止他人将注册的标志当作商标使用；未当作商标使用，则不受商标法调整。如
17、果误导公众，应受反不正当竞争法调整。为此，加拿大商标法第 20 条规定，当被告使用“混淆性商标”（confusing trademark）才被视为侵犯注册商标专用权。在认定被诉行为不是商标性使用后，加拿大法院仍会继续考虑被诉行为是否构成“仿冒”例如 Tommy Hilfiger Licensing， Inc.， and Tommy Hilfiger Canada Inc.（Appellants） v.International Clothiers Inc.， Federal Court （2003） ， 29 C.P.R.（4th） 39。 。我国商标制度与此类似。 商标法 （2013）第 5
18、7 条明文规定，被告使用与注册商标相同或近似的商标，始侵犯注册商标专用权。而该法第 58 条亦明确：将他人注册商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照中华人民共和国反不正当竞争法处理此条规定似乎来源于最高人民法院的新近判例。参见佛山市高明区正野电器实业有限公司等与佛山市顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷再审案，最高人民法院民事判决书（2008）民提字第 36 号， 最高人民法院公报20128年第 3 期（总第 185 期） 。 。 然而，以“商标性使用”界分商标法保护和反不正当竞争法保护并不足取。其法律理由不足，而且容易导致制度混乱。例如，根据有关司法解释，将与他
19、人注册商标相同或者相近似的文字“作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用” ，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 （法释200232 号）第 1 条第 1 项。 。一方面，“作为企业字号在相同或类似商品上突出使用”仍是“作为企业字号使用” ，勉强称之为“商标性使用”而构成侵权注册商标专用权，有过分扭曲词义之嫌。另一方面，以“突出使用”与否作为法律适用的标准，难以实现法制统一。不突出使用而误导公众的，适用反不正当竞争法；突出使用而易使相关公众产生误认的，则适用商标法。然而， “突出使用”只是程度的差别，而不是本质差别
20、。更让人迷惑的是， 商标法实施条例（2002）第 50 条第 1 项规定， “在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的” ，属于侵犯注册商标专用权的行为，不问是否“突出使用” 。但应当承认的是，未经许可，无论是把注册商标“作为商品名称或装潢使用” ，还是“作为企业字号使用” ，只要误导公众，行为性质没有本质的差别。现行商标法厚此薄彼，缺乏充分根据。 深究起来，对于商业标志保护，商标法和反不正当竞争法之间严格区分的时代已经过去了。历史上，商标法保护限于臆造性标识和任意性标识。描述性文字和符号，以及其他可以识别商品来源的符号或图形，包括商品
21、的物理形状、包装的9外观等等，都不受商标法保护。如果它们客观上发挥识别商品来源的功能，只可以通过反不正当竞争法获得保护。随着商标侵权之诉和反不正当竞争之诉的法律分界的弱化，商标法开始对可识别商品来源的描述性符号或标志以及商业外观进行保护 Restatement （Third） of Unfair Competition 9 comment （g）.。就我国商标法而言，图形、颜色组合、三维标志（包括商品外形）等元素，皆具有申请注册为商标的资格。它们同时可以构成商品外观、包装装潢的元素，发挥装饰商品的作用。如果具有显著特征，则可受反不正当竞争法第 5 条保护最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应
22、用法律若干问题的解释 （法释20072 号）第 2 条。 。两部法律保护对象的差别已经局限于注册与非注册之分以商品名称为例，知名商品特有名称受反不正当竞争法第5 条第 2 项保护。最高人民法院曾指出：“知名商品的特有名称是指不为相关商品所通用，具有显著区别性特征，并通过在商品上使用，使消费者能够将该商品与其他经营者的同类商品相区别的商品名称如已注册为商标，则不再具有知名商品特有名称的属性。 ”参见北京地坛医院诉江苏爱特福药物保健品有限公司等仿冒知名商品特有名称纠纷再审案，最高人民法院（2002）民三终字第 1 号。 。 商标法和反不正当竞争法对商业标志保护的隔阂一旦消融，也就没有充分的理由坚持
23、商标性使用必须是当作严格意义的“商标”予以使用。我国和加拿大两国法院都对“商标性使用”中的“商标”予以宽泛的解释。无论是将他人注册商标作为企业字号使用，还是作为商品名称或商品装潢使用，只要识别商品来源，都可视为商标被使用，构成商标性使10用。然而，即便把“商标性使用”宽泛地解释为“当作识别商品来源的标志使用” ，其作为侵犯注册商标权的先决条件仍不免陷入法理困境。下文对此将予以详细论述。 三、 商标性使用与相关公众混淆之虞 相比于“当作商标使用”的解释，把“商标性使用”解释为把他人注册为商标的标志“当作识别商品来源的标志使用” ，更合乎商标制度的宗旨。现代意义的商标本质上就是识别商品来源的标志，
24、商标保护是为了“确保所有带有同样商标的商品或服务来源于同一家对其质量负责的企业”Case C10/89 HAG GF （HAG II） 1990 ECR I3711， para.1314 ； Case C299/99， Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd 2002， ECR 2002， para.30.。商标法通说认为，注册商标权是一种排他权，赋予权利人禁止他人未经许可在商业活动中使用相同或近似标志而易使相关公众混淆的行为 Art.16 TRIPS Agreement； US Lanham Act， 15 USC 1114； EU Community Trademark Regulation， Art.9.。由此，从逻辑上来说，只有当被告所使用的标志也发挥识别商品来源的功能，且与注册商标相同或近似，才可能导致相关公众混淆，应受到注册商标权控制。这似乎表明，商标性使用应该是侵犯注册商标权的先决条件。 然而，上述形式逻辑的推理无意间忽略了一个关键的法律问题：如何判断被告将注册为商标的标志“当作识别商品来源的标志使用”？是依据被告的主观状态，还是相关公众的客观认知呢？遗憾的是，这两者都差强人意。对于主观状态来说，法律上的困难在于，一方面，被告的
