1、 1 美国域名环境下“商标指示性合理使用理论”研究 【摘要】 随着电子商务的发展，互联网领域的“商标指示性合理使用”问题应运而生。本文通过分析美国第三、第九巡回上诉法院所裁判的相关案例，缕清美国“商标指示性合理使用理论”发展的脉络。 【关键词】 指示性合理使用 域名 混淆可能性 随着电子商务产业的迅猛发展，专门出售某品牌商品或提供某品牌服务的商家通常会出于彰显自己特征之目的，希望注册与该品牌名称有关的域名来进行线上销售，这种使用的目的通常不具有恶意，因而没有可苛责性。在美国，为弥补 1946 年兰哈姆法的缺陷，联邦第九巡回上诉法院于 1992 年“ New Kids 案” 971 F.2d 3
2、02 （ 9th Cir. 1992） .首创“指示性合理使用原则”。该原则经个案逐渐发展并渐趋成熟，可为我国的制度建构提供启示。 一、 New Kids 案：“指示性合理使用”理论的产生 此案件的原因是 USA Today 报和 The Star 杂志登广告要求读者进行关于 New Kids on the Block 组合的成员的支持度调查。每则广告都包括短语“ New Kids on the Block”。但是 ，这一短语已经被该组合成员注册为商标。在调查中，读者需要拨打 900 热线，并且这一热线是需要收费的。因此， USA Today 报和 The Star 杂志被诉侵犯他人商标权。
3、第九巡回上诉法院创制了“指示性合理使用”理论来保护报刊与杂志方的利益，该理论指出被告出于描述原告商品或是服务的目的使用原告的2 商标。在这种情形下，由于商标的使用仅仅是为了描述商品或是服务所以不构成商标侵权。首席法官将这种情况列在狭义的商标法调整的范围之外，他在判决书中写道：因为这与商标的传统的指示商品来源的功能是不同的，所以不构成不正当竞 争；此种使用是合理的，因为该行为并不能表示商标权利人对于所售商品的支持与认可。为证明自己的主张符合商标指示性合理使用的要求，被告需要证实自己符合以下三项条件：除非使用他人商标，自己的商品或服务才可以被识别或辨认；商标的使用是对于识别或辨认商品或服务是合理与
4、必要的；被告的使用行为不能故意暗示消费者自己与商标权人有赞助或支持关系。 此案开创了“商标指示性合理使用”的先河。但是，该案的判决在判断是否构成商标侵权时忽略了“混淆因素”。可是完全不考察“混淆可能性”似乎有违商标法的基础，因为不能在保护一种权利的同 时忽视另一种权利的存在，商标权人的权利同样是应该得到保护的。 二、 Century 21 案：“指示性合理使用理论”的两步分析法 在 New Kids 案后的十三年之后，“商标指示性合理使用”理论基本保持了一致，只是在一些细节上有所改变。直到 2005 年第三巡回上诉法院在 Century 21 案 425 F.3d 211 （ 3d Cir.
5、2005） .采用了自己的指示性合理使用标准的时候，这一理论才有所改变。 此案中被告 Lending Tree 通过网站提供自己的不动产咨询服务（ real estate referral service）。潜在的房地产购买者可以通过这一网站找到自己的房产经纪人，这些房产经纪人同时也是 Lending Tree 的会员，包括 Lending Tree 的连锁加盟者、 Coldwell Banker 和 ERA 等。 Lending Tree3 未经许可在自己的网站上使用了连锁加盟者的商标，从而引起了商标侵权之诉。作为回应， Lending Tree 公司提出自己对于原告商标的使用行为属于“指示
6、性商标合理使用”。地区法院认为， Lending Tree 的使用行为及其容易导致消费者产生混淆，“指示性合理 使用”并不保护 Lending Tree的此种行为。但是，第三巡回上诉法院推翻了这一判决，并且极大的改变了“指示性合理使用”理论的构成。 第三巡回上诉法院为“指示性合理使用”理论建立了一个新的标准，这一新的标准是建立在之前一年最高法院的 KP Permanent 案判决的基础之上的。第三巡回上诉法院以 KP Permanent 案重新分析了 New Kids 的标准，并且认定 New Kids 的标准不恰当地免除了原告证明消费者“混淆可能性”的要求。第三巡回上诉法院在 Century
7、 21 案中建立起来的标准主要有两个部分 组成，其中包括了 New Kids 标准中的一些因素。首先，原告必须证明基于被告的使用行为可能导致消费者产生混淆的可能性。关于“混淆可能性”的判断可以建立在第三巡回上诉法院在之前案件中建立起来的十要素检验法（又称 Lapp 检验法）。 Lapp 检验法前两个要素包括“被告所使用的商标与原告商标的相似程度”以及“原告商标的强度”。剩余的八个要素可能都会在认定指示性合理使用之时被纳入考虑的范围以判断被告的行为是否会造成消费者的“混淆可能性”。但是，在 Century 21案中，法院仅仅关注了剩余八个 Lapp 要素中的四个，因为 剩余的四个要素仅仅在特定的
8、情形下才是有用的，四个被纳入考虑范围的关键因素分别是：商品的价格以及其他可以吸引消费者在购买时的注意力的因素；被告使用原告商标并且未产生混淆可能性的时间长度；被告使用商标的目的；4 有关实质混淆的证据。如果原告基于 Lapp 检验法成功地证明了“混淆的可能性”，那么被告可能不得不提出“指示性合理使用”这一积极性抗辩，为此被告需要承担相应的举证责任。在分析被告的抗辩主张是否成立的时候，法院通常会考虑以下三个方面：被告的商标使用行为是否是描述被告所提供的商品或服务所必须的，以及是否是描述标注带 有原告商标的商品与服务所必须的；为了表明商品或是服务最初是来源与原告的，这样使用原告的商标是否只能使用原
9、告的商标；被告的语言与行为是否可以真实地表明原被告双方的关于商品或服务的关系。假如以上的条件都可以得到满足，就算存在消费者混淆的可能性，则被告的行为可以被告认定属于“合理使用”。在此种标准下，即使部分被告被证明是具有恶意的，或是存在混淆可能性，只要被告是被证明是自己的行为受到合理的限制，并且在必要的，同时真实地表明了原被告之间的关系，就可以适用指示性合理使用的积极抗辩。 三、 Tabari.案：进一步 明确域名“指示性合理使用”标准 2010 年 7 月 8 日，美国联邦第九巡回上诉法院，做出了关于 Tabari. 案 610 F.3d 1171（ 9th Cir. 2010） .的判决。此案
10、是明确与域名有关的指示性合理使用标准的标志案件。在这个网络大范围普及的时代，各式的域名和网站常让人眼花缭乱。而一般消费者，即一个理性的人会如何处理在网络时代遭遇的种种问题和陷阱，也是判断在域名中使用商标的行为是否构成侵权的一个重要基础。此案再次强调了 New Kid 案确立的三因素判断标准，并且反对该标准的僵化运用，达到了较 好的效果。 在此案中， Farzad 和 Lisa Tabari 拥有并经营着 Fast Imports 公司，5 这家公司的主要业务是为希望购买或租赁汽车的客户提供中间商服务，该公司的宣传口号为：“我们是兼具地点、价格与实用性的最佳经销商”。Tabari 先生是销售雷克
11、萨斯汽车的专家，因此，这对夫妻在为他们的 Fast Imports 公司建立的网站选择域名的时候，充分考虑了该因素，他们选择了 “buy-a-“ 和 “.“作为公司网站的域名。作为美国国内唯一指定的雷 克萨斯汽车特许经销商的 TOYOTA 公司认为这属于对于雷克萨斯商标的未经授权的使用行为，所以他们要求 Tabari 先生停止使用这些域名。 Tabari 先生拒绝了此要求，故 TOYOTA 公司提起了商标侵权诉讼。加利福尼亚州中区地区法院作出了有利于 TOYOTA 公司的判决，法院要求 Tabari 先生停止使用域名，但是美国联邦第九巡回上诉法院撤销了该判决。第九联邦巡回上诉法院首席法官 Ko
12、zinski 先生在判决书中写道：“基于商标的指示性合理使用理论， Tabari 先生可以使用雷克萨斯商标作为自己域名的一部分。”此案的焦点是被告 在其域名中使用原告 TOYOTA 公司拥有的“ Lexus”商标的行为是否构成对原告商标的“指示性合理使用”。原告认为，被告未经授权，在其域名使用行为会导致消费者误认为被告与原告之间存在紧密联系，构成了混淆，侵犯了原告的商标权。而被告以“指示性合理使用”进行抗辩，认为侵权指控不能成立。上诉法院明确认为，当被告在案件中提出指示性合理使用抗辩时，应对 New Kid 案确定的以下三个因素进行判断：是否必须使用他人商标才能表明自己的商品或服务；被告使用该标志是否超过必要限度；被告是否错误地暗示他得到商标权人的赞助或认可。 作者信息：黄 ?Z（ 1992 ），男，江苏无锡人，华东政法大学知识产6 权学院知识产权专业 2014 级硕士研究生，主要从事知识产权法研究。
