1、199 年度第 4 次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄壹、時間：99 年 7 月 20 日 (二) 下午 2:00貳、地點：國立臺灣大學法律學院霖澤館 7 樓 1703 室叁、主持人：謝銘洋教授(國立臺灣大學法律學院) 記錄：廖培穎肆、出席人員：各界代表（依姓名筆畫排序）-王惠玲顧問（TIPA 協同主持人，惇安智慧財產管理股份有限公司）、李崇僖副教授（中原大學財經法律學系)、陳昭華教授（輔仁大學財經法律學系）、張哲倫律師(理律法律事務所 )、馮震宇教授（政治大學智慧財產研究所）、劉蓁蓁副組長（智慧財產局）、賴文平所長（勤業國際專利商標聯合事務所）伍、討論題綱：商標權效力之限制與合理使用之認定商
2、標法中商標權之限制及合理使用(或稱善意使用)，是商標權侵害案件中重要議題之一，法院實務在這方面也有許多案例。 這次座談會，特別篩選出最高法院及智慧財產法院有關商標合理使用之判決，並加以整理，作為討論之基礎。藉以探討司法實務對於商標合理使用的認定及判斷。討論之重點，將集中於下面幾個議題：茲舉下列 21 件各級法院判決做為參考：1.最高法院 97 年度台上字第 364 號2.最高法院 89 年度台非字第 170 號3.智財法院 98 年度民商訴字第 39 號4.智財法院 98 年度民商上更 (二)字第 5 號5.智財法院 98 年度民商訴字第 26 號6.智財法院 98 年度民商上字第 10 號7
3、.智財法院 98 年度民商上字第 2 號8.智財法院 98 年度民商上更 (一)字第 1 號9.智財法院 98 年度民商上字第 4 號10.智財法院 98 年度民商上字第 3 號11.智財法院 98 年度民商訴字第 7 號12.智財法院 98 年度民商訴字第 8 號13.智財法院 97 年度民商上更(一) 字第 00001 號14.智財法院 97 年度民商訴字第 8 號15.智財法院 98 年度刑智上易字第 133 號16.板橋地方法院刑事判決 98 年度自字第 16 號17.智財法院 98 年度刑智上易第 36 號218.智財法院 98 年度刑智上易字第 59 號19.智財法院 98 年度刑
4、智上易字第 40 號20.智財法院 97 年度刑智上易字第 28 號21.智財法院 97 年度刑智上易字第 2 號【討論題綱】一、關於商標之使用，我國商標法第 6 條規定：指為行銷之目的，將商標用於商品、 服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。 惟如何判斷是否為行銷之目的 ，抑或僅為 表示自己姓名、名稱 、 商品或服務本身之說明？應以使用人主觀上或客觀上表示為認定基礎？（最高法院 97 年度台上字第364 號、智財法院 98 年民商訴字第 39 號、98 年民商上字第 10 號、97 年民商訴字第 7 號）二、商標法第 30 條第 1
5、項第 1 款以善意且合理使用之方法，表達自己姓名、名稱及第 3 款善意先使用 ，所謂善意 究應如何做認定？若系爭他人商標為著名商標，是否即可藉此認定使用人之明知而非善意？（智財法院 98 年民商上更( 二)字第 5 號、98 年民商上字第 2 號、98 年刑智上易字第 36 號）三、根據經濟部智慧財產局所製作之商標法逐條釋義說明，商標法第 62 條第 1款所謂之公司名稱 、 商號名稱 ，認為係指公司法與商業登記法中之公司名稱及商號名稱而言。而公司選用英文名稱，公司法並無報備之規定，亦不須訂明章程，即使在章程中加以規定，亦不發生登記之效力，故公司之英譯名稱相同，是否違反上開規定？意即商標法第 6
6、2 條第 1 款規定是否包括公司英文名稱部分？進而影響同法第 30 條第 1 項第 1 款之判斷？（智財法院 97 年度民商上更( 一)字第 00001 號）四、同法第 30 條第 1 項第 3 款規定之善意先使用 ，是否限於國內先使用之商標，亦或包括於國外先使用之商標？（智財法院 98 年度民商訴字第 26號）五、承上，第 30 條第 1 項第 3 款修正時，行政院函送立法院之修正草案中其但書用語係以原使用商品及原產銷規模為限。 惟在立法院二讀時，刪除原產銷規模用語，可知上開法條所謂 以原使用之商品或服務為限一語，並無產銷規模之限制。然有疑義者，乃所謂產銷規模究何所指？此一所謂產銷規模，究竟
7、係指店數之限制，抑或地理區域之限制？換言之，善意先使用者得否增加提供商品或服務之店家數目？可否於不同地理區域開設分店？（智財法院 98 年度刑智上易字第 40 號）3陸、會議紀錄：謝銘洋教授：本次是今年度智慧財產培訓學院第四次智慧財產實務案例座談會，主題針對商標，去年曾經討論過商標損害賠償的問題，本次就集中在商標權效力之限制及合理使用，整理近年來最高法院與智財法院有關於商標法第30 條的判決，給大家參考。先請助理做簡報。廖培穎同學：今天的主題是：商標權效力之限制與合理使用之認定，共整理二十個判決，先從最高法院開始：最高法院 97 年度台上字第 364 號，上訴人維康公司生產之淨水器，由鴻源企業
8、社經銷時，以 DM 標示文字及照片，並於彩盒為標示等方式，使用愛惠浦註冊商標圖樣或標示同音而類似之愛惠普文字。法院認為已將愛惠浦商標結合於其產銷之淨水器，足使一般消費者產生混淆誤認，已實質使用相同或類似愛惠浦商標，而非僅作為其商品之說明，已逾上開規定之善意且合理使用之範圍。最高法院 89 年度台非 字第 170 號，本件被告製造電池並在外包裝上標示 ，惟被查獲的四箱電池中，其中一箱僅標示，法院認為：原判決理由僅就查扣之其他箱內之電池上有 之部分，解釋為普通使用不構成犯罪，因而撤銷第一審對被告科刑之判決，改判諭知被告無罪，惟對於上述第三箱查扣之電池上僅標明告訴人公司商標之部分，何以不構成犯罪則未
9、說明其理由。再來看到智財法院的判決，智財法院 98 年度民商訴字第 39 號，法院認為被告公司雖於公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益說明書等使用還元金一詞為其購物回饋之用語，但觀其網頁所為說明文字，均在說明其對於所屬會員之回饋方式，於使用還元金文字時，亦均與其他文字併同說明回饋之方式與內容，並非將還元金一詞作為其所販售商品之商標使用，合於商標法第 30 條第 1 項第 1 款所訂係有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用之情形相當，且被告接獲通知後，即將還元金一詞換掉，可知其係善意。智財法院 98 年度民商上更(二)字第 5 號，被上訴人主張上訴人自行公開宣布不再使用英代爾作為公司名稱，系爭
10、商標又非著名商標，被上訴人於 89 年間合法申請並取得英代爾作為公司名稱，實係善意使用。惟法院認為：不得僅以已獲准登記公司名稱特取部分之使用，即謂必不致侵害商標權。被上訴人公司 89 年 7 月 5 日設立時，系爭商標即屬著名商標，此為被上訴人所明知，仍以相同之商標中文字英代爾作為其公司名稱之特取部分，致使系爭商標之識別性減損，難認被上訴人公司係以善意且合理使用之方法，表示自己之公司名稱，自無商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定之適用。智財法院 98 年度民商訴字第 264號，法院主要認為所謂先使用之商標，不限於國內先使用之商標，包括於國外先使用之商標。則於國外先使用之商標，若為國人向智
11、慧局搶先註冊，尚且得依上開規定向智慧局請求撤銷其商標註冊，故基於商標法適用之一貫解釋及舉重明輕之法理，同法第 30 條第 1 項第 3 款規定之善意先使用，亦應不限於國內先使用之商標，而包括於國外先使用之商標。智財法院 98 年度民商上 字第 10 號，法院認為：依據該授權書之約定，訴外人曾水港之授權範圍並不及於老曾記之使用權，且上訴人亦不能證明訴外人曾水港曾經先使用老曾記或以此申請註冊而取得商標權，而上訴人姓曾，故使用曾家 糬或曾，可稱係商標法第 30 條第 1 項第 1 款表示自己姓名、名稱等通常使用，但稱為老曾記，在被上訴人負責人及其前身曾家 糬店已將曾記申請為註冊商標之情形下，如前所述
12、，難認為善意使用。智財法院 98 年度民商上字第 2 號，商標法第 62條特別以擬制之方式，規範為侵害商標權之行為態樣，則此一行為態樣，既仍具有商標法第 61 條第 1 項侵害商標權之內涵，在適用上自應同受商標法第 30 條善意且合理使用之限制。本件被上訴人於明知敦煌係上訴人之著名商標，仍以混淆交易往來對象、攀附該著名商標之意，而以敦煌為其商號名稱之特取部分，自難認被上訴人係符合商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定之善意使用，而不受上訴人商標權之效力所拘束。智財法院 98 年度 民商上更(一)字第 1 號，上訴人(香港盛富麗公司 )抗辯佳木商標係屬佳木愛夢嬌公司或香港愛夢嬌公司早於西元
13、1992 年在香港申請註冊商標及先行使用。惟法院認為：被上訴人(原名盛富麗公司，現稱凱芫公司)主張其繼受取得生命之泉公司之註冊佳木愛夢嬌 Jamu AIR MANCUR 商標，係於民國 77 年 7 月 4 日提出申請，於 78 年 2 月 1 日獲准註冊公告，故上訴人上開先使用佳木商標之抗辯，核不可採。又上訴人甲、乙均曾任職被上訴人公司，對於上述商標業經被上訴人申請註冊且在專用期間之事，理當知之甚詳，則上訴人甲、乙、與譚潤田，均有不法侵害被上訴人商標權之故意，已甚為明確。智財法院 98 年度民商上字第 4 號，上訴人辯稱其及繼受之前手劉恆修等於中國晨報及少年中國晨報之商標申請前，已善意先行使
14、用少年中國晨報名稱對外發行報紙，不受被上訴人商標權之效力所及。惟法院認為：劉恆修固有於 83 年 8 月 26 日先發行少年中國晨報之事實，然劉恆修及中國晨報社前於 82 年 9 月 17 日為償還積欠債務，而簽訂協議書將中國晨報發行權渡予乙方（良亞公司），並由乙方將發行權以每月 50 萬元權利金交予劉恆修等甲方使用（至 83 年10 月 12 日另簽訂系爭協議書），劉恆修嗣後又於 93 年 8 月 26 日以近似之少年中國晨報名稱發行報紙，實難謂為善意先使用。智財法院 98 年度民商上字第 3 號，法院認為：被上訴人於 95 年 11 月 1 日上訴人申請系爭商標註冊之前，已善意使用 Rei
15、n 圖樣於其乳霜產品上之事實，足堪認定。智財法院 98 年度民商訴字第 7 號，法院認為：原告早於 89 年間於系爭二5商標註冊申請日前，即將近似於系爭二商標圖樣之圖樣使用於同一之商品上，於使用期間，原告均取得馬立華、青韋公司之授權，並無可能預知青韋公司於日後申請系爭二商標之註冊，自屬善意使用之情形。智財法院 97年度民商訴字第 8 號，原告以被告於大陸淘宝网台灣館上使用obuy_catwalk帳號及字樣，有造成與原告系爭商標混淆誤認之虞，請求被告予以移除。然法院認為被告所使用之帳號obuy_catwalk，係作為與人連絡使用之帳號，並非作為表彰產品或服務來源之商標使用。智財法院97 年度民商
16、上更(一) 字第 00001 號，法院認為商標法第 62 條第 1 款法條文義並未明文限定所謂公司名稱或商號名稱、網域名稱等以中文為限，法條文義亦未限定有關公司名稱之解釋，僅限於依據公司法或商業登記法。況依商標法第 62 條立法理由所示，可知此條增訂之目的在於應付日益增加之國際性糾紛，而非僅侷限於國內。本案上訴人所使用之英文公司名稱顯非自其中文公司名稱英譯而來，其英文名稱應係刻意選用被上訴人已廣為人知，並已註冊之公司名稱及商標，此種行為自不能以善意或合理使用視之。再來是地院判決，板橋地方法院刑事判決 98 年度自字第 16 號，法院認為：串壩子烤舖餐廳（餐廳原係使用串霸子烤舖之商標），係被告自
17、 98 年 4 月 1 日起開始經營，係在自訴人即商標權人已取得上開霸子2 字之商標權( 於 92 年 12 月 1 日向經濟部智慧財產局申請註冊公告所取得)之後，則被告上開所為，已無商標法第 30 條第 1 項第 3 款情形之適用。智財法院 98 年度刑智上易第 36 號，法院認為告訴人(Burberry 公司)於 94 年 1 月 11 日重新申請，始於 95 年 5 月 16 日取得註冊。故被告以其於92 年、 93 年間即使用系爭商標 2 於布料上，而抗辯系爭扣案商品有商標法第 30 條第 3 款之情事，無侵害告訴人之系爭商標 2 等語，足可採信。智財法院 98 年度刑智上易字第 59
18、 號，法院認為本件是否構成善意先使用，其判斷時點為系爭商標之註冊申請日即 90 年 2 月 9 日。被告迄未能提出與證人於 90 年 2 月 9 日前買賣系爭格紋布料之交易單據，自無從僅憑證人之證詞而為被告有利之認定，即與商標法第 30 條第 1 項第 3 款之規定不符。智財法院 98 年度刑智上易字 第 40 號，法院認為商標法第 30 條第 1 項第 3 款修正時，行政院函送立法院之修正草案中其但書用語係以原使用商品及原產銷規模為限。惟在立法院二讀時，刪除原產銷規模用語。本條規定既未就地理區域及營業規模明文限制，依罪刑法定原則，自不宜擴張解釋而過度限制善意先使用者之權利，並擴張刑法之適用。
19、本件被告係在系爭商標申請註冊前即已先使用系爭商標，依商標法第 30 條第 1 項第3 款規定，被告自得繼續使用系爭商標於其所經營之同一或類似之商品或服務。其開設分店雖已超出原台南縣佳里鎮之地理區域，惟所謂原商品或服務為限之限制既不包含規模或地理區域之限制，已如前述，則被告上開行為，自應認為並未違反商標法第 30 條第 1 項第 3 款之規定。智財法院697 年 度 刑智上易字第 28 號，法院認為被告至少於 94 年 8 月 31 日以前（早於告訴人在 95 年 2 月 24 日申請系爭商標註冊之前），業已對外銷售 寶貝蛋之美髮造型劑，即屬善意使用之情形，依同法第 30 條第 1 項第 3 款
20、規定，不受系爭商標權之效力所拘束，自不構成販賣仿冒商標商品罪。智財法院 97 年度刑智上易字第 2 號，法院認為被告使用順發商標，既在告訴人如附件一所示商標註冊申請日前，依商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定，被告自仍得繼續使用順發二字作為其招牌之一部分，不受告訴人如附件一所示順發商標權之效力所拘束。被告供稱其係於 96 年 2 月下旬某日起始以SF設計圖製作其招牌，顯然在SUNFAR 及 SF 圖商標申請註冊日 94 年 6 月 7 日之後，且被告坦承迄未曾在交易中使用公司之英文名稱，則其在招牌上使用與告訴人商標極為近似之SF設計圖，亦難謂為出自善意，顯與商標法第 30 條第 1 項第
21、 3 款之要件不合。謝銘洋教授：最高法院台上字第 364 號判決，牽涉到愛惠普用在 DM、淨水器、發票上面，所以被認為已構成商標的使用，但問題是如果沒有用在商品，只用在 DM 或發票上面，是否仍構成商標的使用？另外，智財法院 98 年度民商上更(二)字第 5 號，牽涉到登記事業名稱的問題，事業名稱已被他人取得商標登記，也會被認為不能主張善意且合理使用。智財法院 98 年度民商訴字第 26 號，提到國外先使用 ，過去較少見到這樣的判決，國外著名商標在國內被搶先註冊，過去認為這種情形就是把搶先註冊的評定掉，但國外原廠在國內搶註還沒被評定掉之前，是否就沒辦法使用，這個判決認為，只要美商在我國註冊之前
22、就已經在國外先使用過，在國內繼續使用也是善意合理使用。另外發現，大部分的案子都牽涉到先使用 ，真正用到第 30 條第 1 項第 1 款的情形比較少，在實務上第 1 款的情形在適用上比較多問題。另外，智財法院 98 年度刑智上易字第 40 號，牽涉到產銷規模限制的問題，法律上並未明文規定，只要是先使用，以後就可以擴大自己產銷、經營的規模，這樣的見解，當然會對註冊的商標造成權利上的影響，似乎跟智慧局當時提出的修正草案是有落差。各位對於商標權限制這部分的規範，在適用上有什麼是可以提出來檢討，例如：智財法院 98 年度民商上字第 2 號，提到視為侵害 的情形，第 62 條也可以考慮第 30 條的善意合
23、理使用，不只是 61 條才有第 30 條的適用，這就牽涉到法律適用上的問題，是否先從賴所長開始？賴文平所長：這些案例主要是最近兩三年的，在這之前也還有相當多的案例，以前看到的案例跟這次是有些不一樣，主要是在第 30 條第 1 項第 1 款及第 3 款，第 1 款適用上所遇到的問題經常在 什麼是合理使用？ ，合理使用基本上需要客觀的東西做判斷，例如字號使用的字體大小、簡稱，或是顏色的不同，算不算合理使用？所以第 1 款在依客觀的表徵做判斷時，會有灰色地7帶。以往的判決，都要求字體大小要相同，不得突出、簡化、或有顏色的差異性，如果有這些情形就不是合理使用，第 1 款最常用在有關公司名稱或地理標記的
24、問題，有個桂花堂茶行的案例，我們通常會用桂花堂來簡稱，那就會涉及他人已註冊桂花堂的商標，我們常用堂字把它當作行號的概念取代掉，這樣簡化的情形算不算公司名稱的合理使用？所以我認為第 1 款的判斷是比較困難的。很多法院的判決是，事業名稱沒有全部使用的話，基本上都判斷不是合理使用。例如企業名稱是大同股份有限公司 ，只使用大同 ，就會被認為是商標之使用。但要簡化到什麼程度才算？就像上面的例子，只用桂花堂 ， 茶行兩個字被省略，算不算簡化到成為商標的使用？至於第 3 款，我們看了很多案例，事實上它的灰色地帶比較少，也就是只要能舉證確實的證據，可以證明是在商標申請日之前先使用 ，這是舉證責任的問題，灰色地
25、帶很少。第 3 款目前最主要的問題是，原來的先使用者，在商標權人告知之後，能否再使用？使用到什麼程度？我們當初在訂這條款時，規定以原使用之商品或服務為限，或附加適當之區別標示。就算標示也是雙方協調的問題，在實務運用上，有時候很難處理，標示要到什麼程度？或者原來範圍的使用，在隔壁再開相同的店，算不算擴張使用？這有實際上的困難。再來就是善意的問題，我看到有個判決的見解有些奇怪，將善意比較偏向民法知情或不知情的判斷，我認為善意和知情、不知情是不一樣的， 善意應該是使用人有沒有基於不正當的、以競爭為目的的企圖，如果把這個企圖跟後面所使用的表徵做連結，可以看出這個使用者有沒有故意，必須兩者一起判斷，如果
26、單就合理使用有時候很難判斷，還要再判斷善意 ，有沒有不正當的競爭。雖然簡化使用名稱，但在大篇幅裡都是表彰自己商標和公司名稱，沒有搭便車的意圖，司法者如果僅就簡化，認為是商標使用，也是有問題的。另外第 62 條如果從 敦煌 和英代爾這個案子來看，法院好像認為不再適用第 30 條，不能再主張善意，因為認為第 62 條是擬制侵權，明知是別人的著名商標來做為自己的公司名稱，即使是合理使用，也不能主張第 30 條做為善意的抗辯，因為這是對著名商標特別的保護。所以第 61條當然可以主張第 30 條，第 62 條擬制的部分是用 明知來處理，不是善意或惡意的概念。 英代爾的案子，我認為最大的問題不在於第 62
27、 條能否主張第 30 條，而是這個條文有無溯及既往的問題，因為 英代爾公司成立於民國 80 年，商標法 2003 年修法之前，成立之後法律溯及既往，所以我們可以討論的是，這種情形能否溯及既往？至於合理使用的判斷，我認為有幾點是需要判斷的，因為第 30 條第 1項第 1 款本身就是概念性的描述，企業在使用時都會參考一些判決，如果不同的判決會讓人無所適從的話，這個條文就會使人不小心陷於牢獄之災，8所以我們在學術或理論上，是否盡可能把判斷標準歸類出來，讓企業有一個遵循的方向。我認為合理使用判斷的標準：一、是否刻意凸顯、或引人注目使用他人商標；二、使用他人商標是否有標示，足以使人知悉商品來源並非該他人
28、商標；三、除了使用與他人相同之商標外，是否有加入其他說明性文字，例如在介紹時有個標題，前面先加註定性，而後面簡稱的部分都是做為敘述用語，譬如以下是本商品的方法說明 ；四、是否也有標示自己的商標或企業名稱，可以看出使用者有無不正當的企圖；五、商業或行業慣例，例如汽車維修站會把汽車廠牌都掛在招牌上面，即使沒有特別說明僅是修理這些廠牌的車，但因為是行業慣例，所以仍是合理使用；六、有無實際損害發生，第 30 條的合理使用與混淆誤認之虞有無產生實際的損害發生，我認為本條應該要有實際損害發生才不能主張，如果沒有實際損害發生，都還有主張合理使用的空間。謝銘洋教授：謝謝賴所長提出六個判準。不確定的法律概念需要
29、透過案例的累積，如果可以做比較系統化的整理，是有幫助的。陳昭華教授：剛剛提到善意的問題，在德國商標法有關合理使用的規定是，以有無違反公序良俗來判斷是否在合理使用之範圍（德國商標法第 23 條規定：只要不與善良風俗相衝突，商標或商業標誌所有人應無權禁止協力廠商在商業活動中使用：1、其名稱或地址； 2、與該商標或商業標誌相同或近似，但與商品或服務之特徵或屬性，尤其是與其種類、品質、用途、價值、地理來源或商品的生產日期或服務提供日有關的標誌；或 3、必須用該商標或商業標誌表示一個產品或服務的用途，尤其是作為附件或配件。） 。此外，德國在解釋有無違反公序良俗時也盡量從嚴，讓使用人在合理描述自己產品或使
30、用自己名稱時盡可能可以構成合理使用。基於類似規定的考慮，在我國， 善意應以使用人於使用時是否意圖影射他人商標之信譽，而造成影響公平競爭秩序為判斷基準。剛剛賴所長認為善意是從使用人目的是否正當來看，是有道理的，但是一般在討論善意時通常只想到主觀的因素，所以將來應考慮在條文中如何表示，以避免只想到主觀的因素。馮震宇教授：舊法原本是稱普通使用 ，修法改成善意使用 ，結果現在又有善意的問題，好像沒有其他的用語。陳昭華教授：舊法的普通使用比較像善意且合理使用的合理使用 。劉蓁蓁副組長：普通使用在 82 年施行細則有定義性的規定，主要是非做為商標使用 ，所有的合理使用一定都不是做為商標的使用，會比較傾向判
31、斷是否9符合商業交易的習慣，或誠實標示的普通使用方式。後來修正為第 30 條第1 款 善意且合理使用 ，而第 3 款善意使用判斷的問題，實務上會用商標申請日做為判斷時點。但是第 1 款，是非作為表彰自己商品或服務的來源的使用，才會是善意且合理使用，這牽涉到與第 62 條之間的適用關係，因為一樣都是做為公司名稱或商號名稱的標示，不是做為商標使用的營業標示。今年智財權法律座談會也有針對第 30 條的主張與第 62 條間的關係提出討論，假設今天構成第 62 條是否可以適用第 30 條排除掉？原則上應該不是，因為第 62 條是 明知是他人的商標，原則上不可能是善意且合理標示自己公司名稱，所以只要有第
32、62 條的構成要件存在，應沒有再主張第 30 條的空間。在英代爾 的案子，最近最高法院又發回更審，最後智財法院還是認定有第 62 條的適用，認為英代爾是一個著名商標，被告在取公司名稱的時候，應該就知道這是著名商標，所以不認為被告可以主張善意且合理使用。馮震宇教授：最高法院也針對Intel商標在INTEL-TRANS一案中，認為INTEL-TRANS不構成第 62 條，97 年民商上更(一)字第 1 號判決只是智財法院的第一次判決，其實最高法院又發回來更審，智財法院後來又做了一次新的判決，就完全按照最高法院指摘的意旨重新審理。劉蓁蓁副組長：INTEL-TRANS第二次發回更審的時候，最高法院的判
33、決是 98 年台上字第 1595 號判決，智財法院最後的更審字號則是 98 民商上更(二)字第4 號判決，發回更審的原因是，智財法院認為 INTEL 的外文也相當於公司名稱保護的範圍，但最高法院不認同，認為公司名稱只限於中文。所以智財法院第二次更審就採用了最高法院的意見，這個案子其實也影響到ASUS、ACER 等等，國內也有很多外文商標是著名商標，也有被搶註成公司名稱的情形。智慧局有作法律解釋，因為第 62 條除了公司名稱、網域名稱，還有其它表彰營業主體的來源標示 ，認為實務上可用其它表彰營業主體的來源標示來解決外文名稱登記和使用的問題，但目前智財法院最新的判決還沒採納，認為來源標示還是必須使
34、用成一個商標的狀態，有積極去攀附別人的行為，才會構成第 62 條來源標示的使用。這部分在修正草案的說明裡，就把文字改成其它表彰營業主體的名稱 ，把來源標示刪除，修正草案把視為侵害分成兩種：第 1 款單純是商標使用在非類似商品；第 2 款純粹是非商標使用，而做為公司名稱、網域名稱、其他表示營業主體之名稱等等。這個案子目前又上訴到最高法院，現在公司名稱不含外文沒有爭議，但是著名的外文商標作為英文的公司名稱使用，還有沒有該當第 62 條的適用？可能要進一步等最高法院的見解。馮震宇教授：10現在第 62 條不論是現行或未來修改，要再主張第 30 條其實是很困難的，既然已經明知，無論是用哪一種解釋方法，
35、要回過頭主張第 30 條，事實上會有問題。謝銘洋教授：但是這個問題在敦煌的案子，法院倒是明白說明不排除第 30 條的適用。具體適用是一回事，但是條文適用沒有排除。馮震宇教授：法條是可以適用，但在主張解釋的時候，就很困難，無法合理化為什麼是明知 ，還是善意合理使用，邏輯上似有衝突。張哲倫律師：我也一直對於判斷商標的使用和合理使用很有疑問，在刑事和民事不同領域，我們的思考會不會不同？例如濾水器和牛肉麵生產規模的案子，尤其後者在判決中特別把罪刑法定主義當成思考的前提，在民事領域是不會有這種情形的。容我用兩個樣品來說明實務上遇到的，大部分是第 1 款的問題比較多，因為善意先使用的判斷相對具體。我手上的
36、樣品就是剛討論濾水器的牌子EVERPURE ，是在美國的註冊商標，這個在台灣的廠商自己有個牌子叫做康利浦 ，在包裝上就把EVERPURE和康利浦並列，事實是：濾水器的濾心是真正來自於EVERPURE原廠的，但塑膠接頭是台灣廠商自己做的，現在問題在於，濾心和塑膠接頭如果不是來自同一個原廠，在銜接的地方滲漏而滋生細菌，喝到的水就不乾淨。回到我們的問題，在包裝上面的EVERPURE是僅止於說明，還是商標使用？按照賴所長所提的那六個判斷因素，它也有自己的公司名稱，也可能符合商業慣例等等，我們在判斷第 30 條第 1 款的時候，真的欠缺類似混淆誤認之虞的八個因素的參考標準，不同的法官可能有不同的答案。這
37、個案子當初客戶來問我們，我們不太敢告訴客戶這可以主張合理使用，因為爭議性非常大，可以說它是說明；也可以說它是商標的使用。第二個疑問是，假設這是一個民事的案子，在合理使用的判斷是否應該做限縮？據此來擴大權利保護的範圍，因為可以推論、類推而不受罪刑法定主義的拘束；在刑事的案子，在第 30 條合理使用的解釋，是否要擴張一點來壓抑權利的範圍，因為當法條不明確的時候，罪刑法定主義是刑事案件的前提和宿命。另一個樣品，這是汽車的 HID 燈，裡面有貼飛利浦 Philips 的商標，包裝盒從頭到尾雖然有自己的公司名稱，但是沒有別的商標。我們假設裡面的燈管真的來自飛利浦原廠的零組件，但我們可以確定下面的線組不是飛利浦，除了燈管之外都是台灣廠商自己的配件，這是汽車的燈不夠亮時，可以買回去自己替換的。馮震宇教授：
