1、要素替代发明的创造性判断2003 年 1 月 20 日，国家知识产权局专利复审委员会作出第 4743 号无效宣告请求审查决定，该决定涉及申请日为 1998 年 12 月 9 日 授权公告日为 2000 年 2 月 2 日，名称为“液体管道加热器”的 98243786.2 号实用新型专利。该专利授权公告的权利要求 1 如下：“1.一种液体管道加热器，其特征是： PTC 发热元件（3）的两侧粘接上导电板（5）组成发热体，发热体安装在两加热管（2）之间，加热管（2）与发热体之间粘接有绝缘层（4），加热管（2 ）上设有进口（ 1）和出口（12 ），两加热管（2）之间通过上导通板（10）和下导通板（11
2、）接通，上、下导通板（10 ）、（11）利用螺栓（9）将其紧固在一起，并将加热管（2）紧固其间，导电板（5）上设有接线柱（6）。”第 4743 号无效宣告请求审查决定以无效请求人提交的对比文件 3（96230173.6 号实用新型专利说明书，授权公告日为 1997 年 10 月 29 日）作为判断本专利权利要求 1 创造性的对比文件。对比文件 3 公开的是一种即热式电热水器，包括外壳、进水口、出水口、电热体部件、超温保护器，其特征是所述的电热体部件是由恒温发热元件即 PTC 热敏电阻 5、电极板 4以及位于电极板外侧的导热性良好的绝缘层 3 构成，在绝缘层外侧表面还附设有导热水槽2（或密排的导
3、热水管 2），通电后，PTC 发热体的热量可以不断经过电极板和绝缘层传给导热水槽，并对导热水槽中的水流进行加热。将本专利权利要求 1 与对比文件 3 相比较可以看出，两者技术领域相同，公开的都是一种电热水器，并且后者公开的“PTC 热敏电阻 5”、“ 电极板 4”、“位于电极板外侧的导热性能良好的绝缘层 3”和“导热水槽或者密排的导热水管 2”，分别对应于前者的“PTC 发热元件3”、“导电板 5”、“绝缘层 4”和“加热管 2”，并且从后者的说明书附图 1 中也可以看出，电极板 4 连接于 PTC 热敏电阻 5 的两侧，绝缘层 3 位于导热水槽 2 和电极板之间，电热体部件安装在两导热水管
4、2 之间，导热水管 2 上连接有进水口 1 和出水口 10，因此，该特征对应于前者的“加热管 2 上设有进水口 1 和出水口 12”；从后者的说明书附图中还可以看出，电极板 4 与电源线 6 相接，以及说明书中记载的“ 通电后，PTC 发热体的热量可不断经过电极板和绝缘层传给导热水管并对水管中的水流加热”，该特征对应于前者的“ 导电板 5 上设有接线柱 6”。通过上述比较，合议组认为本专利权利要求 1 与对比文件 3 的主要区别在于：前者的加热管 2 是直管，相邻上下两直管的同一端由上下导通板内的 U 形凹槽连接成一体，上下导通板 10、11 利用螺栓 9 将其紧固在一起，并将加热管 2 紧固
5、其间，而后者的导热水管2 本身是由上下相互平行的直管和与其相互连接成一体的弯管组成的管道。合议组认为，对于液体管道加热器（即常见的电暖气等）这样的产品，为了使液体在管道中上下流通从而起到很好的传热效果，将上下管道进行导通是本领域一种常见且公知的技术手段，而且在本专利的说明书中记载的设置上、下导通板 10、11 并在其内开设凹槽的目的也是为了将两相邻加热管 2 相连通，并且将加热管 2 中的流体进行变向，利用螺栓 9 是为了将上、下导通板 10、11 进行紧固，以及将加热管 2 紧固其间。同样，对比文件 3 中的导热水管2 之间具有与两者相连通并且成一体的管道，该管道同样也是使导热水管 2 中的
6、水流变向，而且由于这些管道连接成为一体，无须上下导通板进行导通。因此，相应无须螺栓将其进行紧固，而是两端直接固定在热水器的外壳上。在将本专利权利要求 1 与上述对比文件 3 中的技术方案进行比较之后，合议组认为，虽然两者存在上述区别之处，但是，为了实现将相邻两加热管进行连通的目的，无论是对比文件 3 中采取的方案还是本专利权利要求 1 中采用的方案，对于本领域技术人员来说，都是一种常用的公知的手段，并非一种新的设计。而本专利权利要求 1 仅仅是用“两加热管（2）之间通过上导通板（10）和下导通板（11）接通，上、下导通板（10 ）、（11）利用螺栓（9）将其紧固在一起，并将加热管（2）紧固其间
7、”这样一种常用公知的手段，替代了对比文件 3 中公开的上述技术方案，而这种替代对于本领域技术人员来说是一种等效的替代，并没有使本专利产生预料不到的技术效果，即两者的技术效果实质上相同。本领域技术人员容易在对比文件 3 的基础上经过上述等效替换得出权利要求 1 保护的技术方案，不需付出创造性的劳动，因此权利要求 1 保护的技术方案不具备实质性特点和进步，因而不具备创造性。案例评析本案中，权利要求 1 与对比文件 3 两者技术方案上的区别在于本专利通过采用“两加热管 2 通过上导通板 10 和下导通板 11 接通，上下导通板 10、11 利用螺栓 9 将其紧固在一起，并将加热管 2 紧固其间” 这
8、样一种连通上下管道的公知的技术方案，将两加热管相连通，并且将加热管 2 中的流体进行变向，并将加热管 2 紧固。而对比文件 3 中，虽然没有通过设置上下导通板将导热水管相连通并将导热水管中的液体变向，但是由于导热水管之间本身具有与两者相连通并且成一体的管道，该管道也可以使导热水管 2 中的水流变向，而且由于该电热水器具有外壳，因此可以对导热水管 2 进行固定。可见，本案属于要素替代的发明，即用“两加热管（2 ）之间通过上导通板（10）和下导通板（11 ）接通，上、下导通板（10）、（11）利用螺栓（9）将其紧固在一起，并将加热管（2）紧固其间”这样一种常用的公知的手段，替代对比文件 3 公开的
9、上述对于本领域技术人员同样是一种常用公知的技术方案，但是由于这种替代并没有使本专利产生预料不到的技术效果，因此权利要求1 不具备创造性。这是因为本专利和对比文件 3 两者解决的技术问题相同，均是提供了一种电热水器，通过对导热管的管壁加热，使管内流动的液体加热，从而使电热水器无明火、安全可靠、寿命长、热效率高，由此可见，本专利采用上述这种等效替代是所属技术领域人员为解决同一技术问题，用与现有技术具有相同功能的技术方案替代该现有技术中相应的技术方案，并且没有产生预料不到的技术效果，两者的技术效果实质上是相同的。因此，根据审查指南的有关规定，权利要求 1 不具备创造性。如何判断要素替代发明的创造性，
10、在EPO 审查指南中也有相应的规定，为便于比较，在此摘录如下：“如果发明包含了已知手段的替换，这种替换对于本领域技术人员来说是显而易见的，则该发明不具有创造性。”其中进一步明确： “发明与现有技术的不同仅在于众所周知的等同物（机械、电学或者化学）的替换，比如一项涉及泵的发明，其与现有技术相比，不同仅在于该发明中的动力源是液压马达替代了现有技术中的电机，则这种等同替换的发明不具备创造性。”关于这类案例，在 EPO 申诉委员会所作的一些案例中，也进行了十分详尽的分析，下面将有关论述摘录如下：“根据申诉委员会已经确立的判例法，在一篇公开出版物没有公开的等同替换不应当用新颖性的标准进行评估，而应当属于
11、创造性的审查范畴T 167/84（OJ 1987369）， T 446/88 和 T 517/90，另外参见指南 CIV，第 7.2 节。在T 697/92 中，申诉委员会是这样处理 等同手段替换的，即按照该判例，尽管两者采用不同的实施例，但是它们实现了相同的功能，从而达到同样的技术效果，两者仍然属于等同手段。如果两种手段基于同样的理念，采用相同的工作原理，取得了相同的技术效果，则两者属于等同手段的替换。如果两种手段采取了不同的实施例，虽然导致同类技术效果但是产生的技术效果的质量或者程度有所不同，则这种手段并不属于等同手段的替换。技术效果更好并非是必要条件，只要技术效果不同就能够证明具有创造性
12、，即已经满足了充分条件，这是因为并非是效果本身具有可专利性，而是通过该手段取得的技术效果使得其具备创造性（见 T818/93）。”（EPO 申诉委员会 2001CASE LAW P126。）根据上述论述，笔者又查看了EPO 审查指南中相应部分的规定：“ 如果从现有技术中能够直接且毫无疑义地推论出权利要求的主题，则该现有技术会使该权利要求丧失新颖性，前提是该现有技术包含对于本领域技术人员可以明显暗示的技术特征，例如，现有技术公开了一种使用橡胶的弹性性质的技术，即使在现有技术中没有清楚地记载该特征，它仍然会使橡胶的弹性材料的用途权利要求丧失新颖性。对权利要求的主题应当直接且毫无疑义从现有技术中推论
13、出来这一限制是非常重要的。这样，当考虑新颖性时，把现有技术的教导理解为包含众所周知的等同物但是其在现有技术中并没有被公开的教导是不正确的，这是属于非显而易见性的问题。”（EPO 审查指南 第 C 部分第四章 P64。）可见，在 EPO 的审查实践中，对于等同手段的替换给出了明确的规定，即在审查新颖性时不考察技术方案的等同，与现有技术中的技术方案等同并不影响新颖性，而应当适用创造性的审查标准。而我国目前审查指南则在新颖性和创造性判断中均有相应规定，即在新颖性判断时使用惯用手段的直接置换，在创造性判断时使用要素替代发明的判断方式，但是在审查中如何把握两者的差别，却是我们经常遇到的一个困惑。上述不同规定的主要目的在于对新颖性判断时会存在“申请在先公开在后”的现有技术的情形。如何把握两者的区别，这是我们在今后的审查实践中需要认真思考的问题。（知识产权报 温丽萍）
