1、僱傭關係下之職務與非職務發明 -評台灣高等法院九十七年智上易字第三號判決及桃園地方法院九十六年智字第十一號判決,清華大學科技法律研究所李素華 助理教授2009年1月9日leeshmx.nthu.edu.tw,報告大綱,事實概要判決理由台灣高等法院九十七年智上易字第三號判決桃園地方法院九十六年智字第十一號判決判決評析僱傭關係之認定工作所完成發明之認定其他與本案事實有關之法律適用問題結論,2,事實概要 4-1,本案被告Y受僱於原告X公司將屆二十年迨至二七年一月擔任X位於中國大陸A分公司執行副總經理一職Y於二五年六、八月間取得我國新型第282969號專利權SMT料帶構造改良新型專利（下稱系爭專利）原
2、告X主張系爭專利乃我國專利法第七條第二項所稱之職務上之發明Y之工作地點係由X分派A公司既所屬於X集團下，自應受X之指揮監督X與Y間存有僱傭關係,3,事實概要 4-2,原告X主張（續）公司經理人對公司開發案有督促之責針對需求而改進並發明新式產品，仍屬公司職務上之管理SMT料帶為X及A分公司經常使用之物料Y身為執行副總經理，總掌該分公司之全部事務自包括監督維護公司物料之使用指揮監督公司業務部門確認所開發研究產品改善Y於任職期間利用職務之便而加改良SMT料帶所從事之產品研發與原告產品有直接關連，當屬其職務上之發明專利法雖明定僱用人應支付受僱人適當之報酬Y領有高薪且為負責一整個分公司之一級主管Y取得之
3、系爭專利，自應無償提供、歸還X,4,事實概要 4-3,被告Y主張系爭專利不屬於X營業範圍X係通訊、電腦金屬零件之製造商所登記營業項目為五金零件、金屬零件之製造加工買賣未從事塑膠料帶之製造、研發X雖設有研發部門，但只限於所生產之商品進行研發X既未就塑膠料帶有任何改進加工或研發，依法自不得主張此為職務上之發明副總職位主要管理營業處關於市場行銷之業務旗下部門為營業一、二、三及四部制品處、研發處、資材處等之製造研發等工作非Y管理之職務範圍,5,事實概要 4-4,被告Y主張（續）Y不為X從事設計研發等工作系爭發明乃Y之研發，與X無關Y與X為委任關係，並非僱傭Y所任之執行副總經理一職，就工作內容有獨立判斷
4、能力Y非接受指令之僱傭關係與勞動基準法規定內容不合不適用專利法第七條之法律關係,6,判決理由 4-1,兩造不爭事實系爭發明乃Y於任職X期間申請及取得系爭專利Y擔任副總期間所管轄業務不包括研發部門，研發非Y職務內容X公司主要生產物品並不包括系爭料帶及相關產品之生產兩造就Y任職期間職務上發明的專利權歸屬並無契約特別約定,7,判決理由 4-2,桃園地方法院九十六年智字第十一號判決 X應證明系爭發明乃職務發明蓋X主張系爭專利為其所有然X所檢具資料未能善盡舉證之責X檢附之薪資扣繳憑單、勞工保險卡及組織架構表等資料，僅能證明Y擔任A分公司執行副總之職依組織架構表，副總經理所轄範圍僅營業處，不含研發部門研發
5、並非Y工作範圍之事實，又為兩造所不爭執X不能證明Y工作內容與系爭SMT料帶新型專利有何關聯,8,判決理由 4-3,桃園地方法院九十六年智字第十一號判決（續） 受僱人職務上之發明係指受僱人於僱用人權利與義務之約定下所參與或執行僱用人產品開發、生產僱用人常專以發明為目的或為改良生產技術，僱用受僱人從事研究發明或改良受僱人受委託去完成發明工作，並使用僱用人之設備、費用等，從而專利申請權及專利權屬於僱用人。公司副總經理乃民法第五五三條之經理人為商號管理事務及為其簽名之權利之人，非專門從事研究發展所為之創作，並非履行工作契約上之義務，當非職務上之發明系爭專利充其量僅屬職務有關之發明兩造間之法律關係非民法
6、之僱傭關係,9,判決理由 4-4,台灣高等法院九十七年智上易字第三號判決 完全同於原審法院見解X無法證明系爭新型專利權係Y於職務上之創作公司副總經理非專門從事研究發展人員專利法第七條之受僱人職務上發明，乃僱用人僱用受僱人之目的即在負責從事研發工作副總經理所為之創作，當非職務上之發明系爭專利僅屬職務有關之發明，非專利法第七條之職務上發明,10,判決評析,本文見解判決結果敬表贊同判決理由仍有待商榷之處部份重要爭點及論證之內容，過於單薄及簡略本案首要釐清之重點系爭專利是否為專利法第七條之職務發明執行副總與任職事業間是否成立專利法第七條第二項之僱傭關係？未任研發職而於僱傭期間所產生的發明，應屬專利法第
7、七條第一項或第八條第一項之職務發明或非職務發明？ 其他與本案有關之法律適用問題,11,僱傭關係之認定 7-1,何謂僱傭關係？是否限於民法第四八二條之典型僱傭契約？比較職務發明與出資聘任發明二者之重要區別在於發明人之自主性職務發明發明人（受僱人）對於僱用人之依從性較高受僱人接受聘任而從事創作或改良，並接受僱用人之指示從事工作及仰賴僱用人所提供之資金及設備法律制度之設計發明歸屬於僱用人受僱人之創作或改良過程受到僱用人指揮或監督，且因僱用人所提供之設備、材料、費用或人力協助，諸如其他受僱人之共同合作與努力，始有發明之產生實際上從事創作或改良之受僱人受有薪資及福利作為對價享有發明之姓名表示權（專利法第
8、七條第四項參照）,12,僱傭關係之認定 7-2,比較職務發明與出資聘任發明（續）出資聘任發明發明人（受聘人）對於出資人之依從性較低，有較高的自主性創作或改良活動所需之設備、材料或甚而是研發人員，原則上係由受聘人自行負擔與提供出資人往往無法指揮或監督創作或改良活動之進行，甚而無置啄之餘地實務上一方會以出資聘任方式委請他方從事特定研發，其原因通常在於出資一方並無該技術領域之專業、設備或研發能力，從而必須仰賴受聘人法律制度之設計留待出資人及受聘人以契約方式決定成果之歸屬若契約未約定，依循專利法保護發明人之意旨實際完成發明之一方（受聘人）取得權利但賦予出資人實施該發明之權利，作為其出資之對價,13,僱
9、傭關係之認定 7-3,專利法第七條第二項所定義之僱傭關係當事人間有某種程度的監督、指示及從屬關係基於私法契約或類似法律關係，具有依從地位（in persnlich abhniger Stellung）之一方負有義務為他方提供勞務之法律關係公法契約關係、大學發明於我國亦應屬之專利法第七條之受僱人採廣義認定在意義上應相近於民法第一八八條受僱人侵權行為及第七五六條之一人事保證的受僱人乃在契約有效期間客觀上被他人（僱用人）使用，從事一定勞務，而受其監督，服從其指示之人民法第四八二條典型僱傭契約受僱人 、第五二八條委任契約受任人勞動基準法第二條第一款定義的勞工 、勞動者其他有名或無名契約,14,僱傭關係
10、之認定 7-4,不成立僱傭關係合夥人間不成立僱傭關係彼此無監督、指示及從屬關係民法第四九條承攬契約之當事人承攬人具有相當程度的自主性定作人與承攬人間無選任監督關係承攬契約所完成之發明，在性質上應偏向專利法第七條第三項之出資聘任發明單純的股東或董事身份亦非受僱人乃事業擁有者或代表事業監督受僱人職務活動之人,15,僱傭關係之認定 7-5,高階管理人或經理人廠長、執行長、總經理、副總經理或經理等高階管理人或經理人與任職事業間之關係 國外立法例，諸如德國受僱人發明法（Gesetz ber Arbeitnehmererfindungen, ArbNErfG）採嚴格二分法事業最高管理職務者非受僱人其任務在
11、代表事業管理及監督受僱人執行職務無須適用勞工法及受僱人發明法保護之必要因該等身份而受聘僱之人，與事業簽訂聘僱契約時有對等的談判地位薪資、紅利、福利或其他契約條款與一般僱傭契約截然不同,16,僱傭關係之認定 7-6,高階管理人或經理人（續）本文見解仍應有專利法職務發明適用可能可能成立民法第五五三條之經理人及經理人契約契約內容及執行業務方式與範圍（相對應於代辦商）經理人隸屬於商號之內部而受商號之僱傭或委任在商號所有人之營業所執行職務通常按期領一定報酬執行業務之費用由商號負責我國學說及實務之通說經理契約之性質為委任契約關於經理人與商號之權利義務關係，於民法債編經理人一節未規定者，類推適用委任一節之相
12、關規定,17,僱傭關係之認定 7-7,高階管理人或經理人（續）我國產業實務的結構及事業內部分工，與美歐國家不同高階管理人或經理人專司事業內部管理事務之情形，在人數及規模甚小的中小企業並不常見可能身兼研發部門主管或研發人員，甚而需與其他受僱人共同研發若不適用專利法，僅能依聘任契約或事業內部之人事管理規定但可能未有發明歸屬及權益之規定仍有受到專利法保護之必要雖然專利法第七條以下關於僱傭關係之發明權益歸屬規定，在內容及條文結構上似未特別重視發明人（受僱人）之保護具體判斷無法一概以職務名稱，據以認定當事人契約關係之屬性仍應判斷其實際上是否接受事業擁有者的指示監督是否有受到專利法第七條保障其權益之必要本
13、案之檢討,18,工作所完成發明之認定 3-1,應嚴格解釋或廣義認定？國外立法例英國專利法（Patent Act 1977）Sec. 39 (1)使職務發明由僱用人原始取得但法條嚴格定義職務發明限於受僱人在通常職務活動中（in the course of the normal duties of the employee）所完成特別被指派（specially be assigned）職務而依其情況可合理期待（reasonably be expected）能由該職務活動產生德國依循專利法第6條揭示的發明人原則(Erfinderprinzip)發明一旦產生即屬發明人（受僱人）但僱用人能循一定程序就該
14、等職務發明主張財產上的權利 對於職務發明採寬鬆認定受僱人執行所負責業務而產生發明之形成主要基於業務或業務執行經驗而產生學說所稱之義務發明（Obliegenheitserfindungen）與業務經驗發明（Erfahrungserfindungen）,19,工作所完成發明之認定 3-2,本文認為職務發明採寬嚴認定標準，應與發明原始歸屬於僱用人或受僱人有關先使發明一旦產生後立即歸屬於當事人一方，但又讓他方較容易舉證而改變歸屬關係，避免偏頗於僱用人或受僱人英國職務發明係由僱用人原始取得，因此，受僱人於僱傭期間所完成的發明，往往即先推定乃歸屬僱用人之職務發明但只要能證明該發明不符合法律規定之嚴格要件，
15、即可主張其為非職務發明而享有完全的權利德國發明一旦產生即屬發明人（受僱人）於僱傭關係中必須證明其乃職務發明，僱用人始能享有權利,20,工作所完成發明之認定 3-3,本文認為（續）我國專利法應採嚴格認定職務發明之財產權已歸屬僱用人不適用民法第一八八條執行職務及第七五六條之一職務上行為不應涵蓋客觀上足以認與執行職務有關之行為職務發明乃受僱人執行業務範圍內所產生可能為通常業務特別指派或交辦者，但必須是基於僱傭契約僱用人有權請求受僱人為給付者該項發明之研究或設計，屬於僱用人分配與受僱人，要求其執行之業務，其乃受僱人職務上所應為而完成者，或所為之發明或創作係為履行工作契約上之義務關於執行業務或契約義務之
16、範圍，應依僱傭契約內容具體判斷 本案之檢討,21,其他與本案有關之法律適用問題 6-1,非職務發明之通知義務 只要是在僱傭關係存續中所完成不論是否有利用到僱用人資源於必要時並應告知創作過程 通知的內容應使僱用人足以為一定判斷該發明究為職務或非職務發明發明之產生過程是否有利用到其資源或經驗能否於支付合理報酬後主張實施權未通知之法律效果非職務發明之通知義務，在性質上乃僱傭契約所導出之附隨義務之一屬忠實義務（Treuepflicht）之一環請求履行義務損害賠償,22,其他與本案有關之法律適用問題 6-2,受僱人就非職務發明提出專利申請之權利不論僱用人是否爭執發明之屬性 無須應等待六個月期間經過或僱用
17、人無反對之意延緩專利申請及申請日取得優先權、可專利性判斷不利於發明受到專利權之保護從專利法第十條規定可知僱傭關係存續中之發明屬性爭議，並不影響專利申請權之行使，受僱人仍可就發明提出專利申請，待僱傭當事人就權利歸屬爭執達成協議及確定真正的專利權人後，視情況決定是否由專利專責機關變更權利人名義,23,其他與本案有關之法律適用問題 6-3,僱用人實施發明之權利不論發明之內容是否屬於僱用人目前或準備經營之事業範圍受僱人應無拒絕權利實施範圍應僅限於事業內採嚴格解釋，以受僱人所任職之事業為限，不應擴及關係企業僱用人因實施發明所支付之合理報酬，其數額可能低於一般技術移轉之對價實施權利原則上應不得讓與或授權他
18、人，亦不得將之信託或設定質權類推適用專利法第76條第6項關於特許實施之轉讓限制除非當事人在決定合理報酬時，已經將實施權之移轉納入考量，並有特別約定,24,其他與本案有關之法律適用問題 6-4,受僱人主張合理報酬之權利非職務發明之合理報酬數額計算基礎相異於職務發明之適當報酬計算職務發明之報酬鼓勵受僱人創新研發有具體成果之獎勵增加受僱人研發誘因鼓勵受僱人揭露發明非職務發明之 報酬性質上較偏向僱用人實施該發明之對價合理報酬數額之決定因素應為僱用人欲取得非職務發明之權利內容為何，諸如專屬授權、非專屬授權、僅於特定產業領域或產品項目實施發明、於國內或數國實施發明、欲實施發明之期間長短與一般專利授權或讓與
19、之計價並無二致，但在計算報酬時，應將用到僱用人資源或經驗列入考量，酌減僱用人應支付之報酬數額,25,其他與本案有關之法律適用問題 6-5,受僱人權益應受到保障僱用人不得以契約限制 (專利法第九條)無效約定凡有利用到受僱人資源或經驗之非職務發明，均歸屬僱用人僱用人得無償實施非職務發明在僱傭契約存續中，受僱人不得自己或由第三人實施非職務發明非經僱用人同意，受僱人不得將非職務發明授權或讓與他人,26,其他與本案有關之法律適用問題 6-6,受僱人權益應受到保障（續）基於專利法第九條立法意旨僱用人不得藉由著作權、營業秘密保護或僱傭契約之保密義務或忠實義務，限制受僱人取得非職務發明之智慧財產權，或妨礙受僱
20、人之授權或讓與行為 不得以營業秘密為由限制專利申請受僱人自離職日起二年內與任職職務或營業秘密有關之發明或創作，未獲僱用人同意，不得申請專利 申請或確保專利、發明實施過程需利用到僱用人資料不得限制非職務發明之實施對象或宜立法明訂,27,結論,本案所涉及之事實及法律條文並未太過複雜持平而言，地方法院及高等法院之判決結果並無不妥惟判決理由之闡釋仍有不足部份重要觀點亦有法條解釋上之些許誤解 我國關於僱傭關係發明之規範仍有檢討空間同時涉及專利法、契約法及勞動關係之議題雖規定於專利法，但兼有勞工法之特性從法律制度完整性而觀，應綜合審視及檢討智慧財產法律專利法、著作權法、營業秘密法及積體電路電路布局保護法使各該法律之立法基礎、規範架構及內容趨於一致,28,
