1、近似商标恶意注册相关问题及建议,张少飞品保委最佳案例/执法委员会副主席伊顿电气集团亚太区品牌保护部 2017年6月-北京,6月7日，工商总局办公厅关于印发2017年全国工商和市场监管部门打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知：二、着力抓好打击侵权假冒重点工作的落实（四）加大商标专用权保护力度（五）坚决遏制商标恶意抢注行为（六）严厉打击侵犯知识产权不正当竞争行为,近似商标恶意注册在实践中的表现形式,恶意抢注，直接复制，用在权利人之前未注册的群组上 如：SANTAK，（0922，电池）,采用近似标识（包含式，添加其他文字式地名或其他文字；替换个别字母式；字母间隔插入式；呼叫近似；将权利人
2、多个商标加以组合的形式；与业内其他同业中比较知名的商标加以组合的形式等）,山特公司商标：STK恶意注册标识：CSTK, ESTK, OSTKO, exstk, ISTKISANTAK, STKOSANTAK, USSTK Power System Support, ESTKUPS, ASTKUPS, CSTKUPS, BJSTK, 华夏山特HXSTK, SZSTK, STKWIRE, STKPOWER, STKOK, STKPRO, STKUPS, SITIK, YIDUNSTK, OSTKEATON, MGESTK等,山特公司商标：SANTAK恶意注册标识：XSANTAKR, USANTAK
3、, SIZSANTAK, SANTAKTC, EOSANTAK, ISTKISANTAK, SZSANTAK, USSANTAK, SANTAKUPS， SANTAK SYSTEM，SANTAKCASTLE, SANTAKPRO, SUNTAK, HKSANTEK， SYKSANTEK, THANTAK, SANTEPOWER. SNETEC, ETNSANTAK 等,通用名称的滥用 如UPS（不间断电源）：SATAUPS，SANTAKUPS，STKUPS，CSTKUPS, ESTKUPS，ASTKUPS等多次重复注册同一标识 如叶某及其控制的南京州盟多次注册STKUPS, OSTKO，IST
4、KI和SITIK 等 2004年, 叶某申请注册了STKUPS，2010年被部分撤销（稳压电源等产品）； 2012年，南京州盟在稳压电源等产品上申请注册STKUPS，不予注册； 2014年，南京州盟在稳压电源等产品上再次申请注册STKUPS，经商评委复审后，初审公告了往往与企业名称、域名、公众号等侵权相结合，傍名牌之心昭然若揭 山特电子（深圳）有限公司有山特、STK, SANTAK等商标 - 深圳山特不间断电源公司注册的 SANTAKUPS - 深圳山特后备电源有限公司申请注册XSANTAKR,以不正当使用为目的 如SANTAKUPS和CSTK，未能在UPS产品上注册，但是主要用于UPS产品上
5、 代理组织或代理组织法人代表恶意抢注使用在其他类别上 如深圳乐业知识产权代理有限公司法人代表刘某在12,20,28类等类别上申 请注册“山特”商标,近似商标恶意注册的危害,权利人疲于防守，成本巨大，防不胜防 持续监测； 持续异议； 不断撤销及无效； 行政诉讼； 民事诉讼浪费大量行政、司法资源 商标审查资源的浪费； 商标争议处理对行政资源的浪费； 行政诉讼对司法资源的浪费,一旦恶意注册商标成功注册对权利人的影响 酿成不正当竞争及混淆，损失巨大，维权多艰; 更多效仿使权利人防守任务更重; 商标超范围、不正当使用泛滥； 无效之路很慢很难； 囤积商标，敲诈权利人权力滥用，滋生腐败 防止商标审查权力被滥
6、用是个难题； 恶意注册人往往无所不尽； 不公认定的背后往往有利益的纠葛创新之殇 傍名牌 or 创品牌 2016年，我国商标申请量达369.1万件 VS 山特：1个品牌 - 34个异议,商标恶意注册审查中的问题及建议,注册时恶意的审查 1. 标识近似、商品近似的审查标准不透明 超出一般人常识的认定： （2017）商标异字第0000002304号裁定认为“伊顿山特”与“伊顿”及“山特”在汉字构成、呼叫及整体外观方面存在明显区别？！ 2. 商标审查权力的滥用 OSTKO，SITIK商标异议案中，我们提交的引证商标是STK， STK logo，STK logo及SANTAK。但在(2016)商标异字第
7、0000046585号及(2016)商标异字第0000046587号裁定中，我们的引证商标变成了SANTAK、SANTAK STK及图。 这两个商标多次被异议、无效掉，但依然被核准注册。并且被核准注册的时间是赶在了山特诉叶某等商标侵权及不正当竞争二审开庭前（ OSTKO，SITIK 为主要涉案商标，一审判陪金额共计640万元）,3. 商标审查人员的不透明 商标局的裁定落款只有一枚公章，没有具体审查员的名字及负责人员，不利于监督与防范商标审查权力的滥用； 建议借鉴商评委的做法，在裁定中列明审查员的名字及责任人,商标局,商评委,4. 通用名称的认定过于随意 不同的裁定中，有不同的认定; 如UPS是
8、不是不间断电源的通用名称，应当以谁的认知为基础来认定？审查员？一般公众？相关公众？ 建议结合注册类别，并发挥行业协会的作用,5. 对于多次重复注册的行为无防范机制 如南京州盟多次恶意重复注册STKUPS, SITIK, ISTKI, OSTKO等标识 建议建立恶意申请人黑名单，对于此类行为不予受理 6. 代理/代表人/关系人的范围 商标法第15条 建议扩大至代理/代表/关系人的关联公司或个人 建议增加对专门的知识产权代理机构恶意注册其他权利人商标的规定,注册后不正当使用是否可以推定注册时的恶意 1. 实践中认定的转变 早期: “ 太阳神案”、“MONIHAO及图案”中，法院主张不应考虑注册后的
9、恶意； 近期：“锦竹JINZHU及图”、“威仕达玉兰案”中，法院认定了恶意注册后的不正当使用行为 2. 商标注册和使用应当遵循诚实信用原则 商标法第7条 注册后的不当使用行为可以印证其注册时的恶意以支持对商标无效的诉求。 3. 注册后的不当使用行为 1）超注册范围使用（如SANTAKUPS）； 2）同时使用侵权商号、侵权域名、侵权公众号等（如SANTAK电池商标，所有人为朱启明，授权使用人为广州竣源，生产商却标注为深圳山特电池有限公司） 3）误导性宣传或其他不正当竞争行为,权利人制止商标恶意注册的合理费用支出 1. 异议、撤销、无效、行政诉讼的取证、举证及代理服务费等 2. 谁来承担？ 1）权利人承担是否公平？ 2）恶意注册人是否应当承担？如何承担？ 3）商标局和商评委对其被撤销的裁定是否要承担相应责任？ 3. 恶意注册商标的“恶”能否实现关键在于商标审查权能否依法、公正行使 1）近似商标未通过初审，便不需要异议； 2）近似商标未成功注册，便不需要撤销或者无效； 3）裁定若没有问题，可能不会引起相关行政诉讼 4. 是否可以增加商标局或商评委的法律责任，促使其更加规范商标审查权的行使,感谢聆听，期待关注！,
