1、专利实施许可合同备案实务介绍,2018/9/30,初审及流程管理部,2,主要内容,（1）是什么？（2）为什么？（3）怎么办？（4）相关知识,2018/9/30,初审及流程管理部,3,一、什么是专利实施许可合同备案,2018/9/30,初审及流程管理部,4,一、什么是专利实施许可合同备案（1）,专利实施许可合同备案是指专利行政管理部门或者受其委托的部门对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合同加以留存，并对外公示的行为。要点1：“专利行政管理部门”是国家知识产权局专利局，“受其委托的部门”是专利局代办处（目前为32家，西藏未设立，江苏和广东分别设有2家代办处）要点2：合同的生效日不一定是合同的签订
2、日，以合同中明确约定的生效日为准。要点3：对外公示的手段为“专利公告”，同时在专利登记簿上记载。,2018/9/30,初审及流程管理部,5,一、什么是专利实施许可合同备案（2）,专利实施许可的类型独占实施许可排他实施许可普通实施许可其他许可,2018/9/30,初审及流程管理部,6,一、什么是专利实施许可合同备案（3）,专利实施许可的范围,2018/9/30,初审及流程管理部,7,一、什么是专利实施许可合同备案（4）,专利实施许可的对价,2018/9/30,初审及流程管理部,8,一、什么是专利实施许可合同备案（5）-近年情况,2018/9/30,初审及流程管理部,9,二、为什么办理专利许可合同
3、备案,2018/9/30,初审及流程管理部,10,二、为什么办理专利许可合同备案（1）,2018/9/30,初审及流程管理部,11,二、为什么办理专利许可合同备案（2）,1.专利运用信息公开（专利法及其实施细则） 2.证据效力 （专利法第57条规定；最高法2001年关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定第4条第(2)项中要求）专利许可人在申请诉前禁令时应提供专利实施许可合同在专利行政部门登记备案的证明材料。,2018/9/30,初审及流程管理部,12,二、为什么办理专利许可合同备案（3）,3.侵权赔偿数额参照标准（最高法关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干问题规定第21条规定）被
4、侵权人的损失或者侵权人的获利难以确定的，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以参照该许可费的1-3倍来确定赔偿数额。4.对抗善意第三人（参照最高法关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释第19条规定）商标许可合同未经备案的，不影响合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。,2018/9/30,初审及流程管理部,13,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续,2018/9/30,初审及流程管理部,14,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（1）,1.许可方的主体资格合法的全体专利权人合法的部分专利权人（根据专利法15条规定）获得授权的权利人2.许
5、可备案申请的提出时机根据专利法实施细则第14条第2款规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。当事人逾期办理的，应当重新签订专利实施许可合同或者提交当事人双方签署的原专利实施许可合同有效性声明。,2018/9/30,初审及流程管理部,15,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（2）,3.办理许可备案的部门 专利实施许可合同双方涉及外国人、外国企业或外国其他组织（包括我国港澳台地区）的，当事人应当到国家知识产权局专利局进行备案，目前该项工作由初审部发文处负责。专利实施许可合同双方皆为国内个人或单位的，当事人可到国家知识产权局专利局设在地方的
6、代办处办理；当事人也可到国家知识产权局专利局办理。,2018/9/30,初审及流程管理部,16,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（3）,4.备案请求文件的提交方式当事人可以通过面交和邮寄两种方式递交涉及专利实施许可合同备案的相关文件。到国家知识产权局专利局办理： 面交地址为：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号国家知识产权局专利局受理大厅107房间。 寄交地址为：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号国家知识产权局专利局初审及流程管理部代办业务管理处，邮编：100088。当事人应在邮寄信封上注明“合同备案”字样。到专利局代办处办理： 国家知识产权局专利局设在全国各地的代办处地址及联系方式，见国家知识产权
7、局网站http:/ 原件和被委托人的身份证复印件。（5） 其它需要提供的材料。例如：以上文件是外文文本的，应当附中文译本一份，以中文译本为准。,2018/9/30,初审及流程管理部,18,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（5）,6.备案申请表的填写要求（1）如果备案涉及的专利数量多于三件，当事人可参照申请表中专利号及专利名称的采集表格，增设申请表附页。再将备案专利的相关信息填写在附页。（2）专利项数及每项专利的名称、专利（申请）号、许可种类、专利许可范围、合同生效日期、合同终止日期、使用费及支付方式为专利实施许可合同必须约定的内容，当事人依照合同填写相关信息。（3）专利许可范围指地域范围，
8、一般填写为中国。（4）使用费应当以人民币或美元作为结算单位，以其他币种结算的须按照近期外汇牌价将其折算成以人民币或美元为货币单位的数额。使用费为零的，支付方式为无偿。（5）当事人没有委托专利代理机构办理手续代理机构名称不用填写。（6）申请表须由许可方签章，许可方为外国人的可由代理机构签章。,2018/9/30,初审及流程管理部,19,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（6）,7.备案申请的审批时限 根据专利实施许可合同备案办法的规定：备案部门在收到符合规定的备案材料之日起7个工作日内发出备案证明。如果当事人提交的备案申请文件存在缺陷，审批时限自当事人克服全部缺陷之日起计算。,2018/9/3
9、0,初审及流程管理部,20,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（7）,8.常见的不予备案的情形a. 许可人不是合法专利权人或专利申请人或者其他权利人；b. 共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的；c. 同一专利实施许可合同重复申请备案的；d. 与已经备案的专利实施许可合同冲突的；e. 专利权被质押的，但经质权人同意的除外；f. 实施许可的期限超过专利权有效期的；g. 专利权已经终止或者被宣告无效的；h. 专利权处于年费缴纳滞纳期的；i. 因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的有关程序被中止的。,2018/9/30,初审及流程管理部,21,三、怎样
10、办理专利实施许可合同备案手续（8）,9.许可备案的变更及注销手续当事人应当提交以下文件，一式一份。（1）专利实施许可合同备案变更申请表或专利实施许可合同备案注销申请表（标准表格，可在国家知识产权局网站下载）。（2）专利实施许可合同备案证明原件（两份）。（3）委托书原件。委托书应当由许可方、被许可方以及被委托人共同签章。（4）被委托人身份证复印件。（5）合同变更或者解除、履行完毕的相关证明。,2018/9/30,初审及流程管理部,22,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（9）,9.许可备案的变更及注销手续（续）专利实施许可合同备案变更及注销申请表的填写： a.合同备案号、代理人信息依据实际情况
11、填写。 b.备案变更的，对应变更项目在变更前及变更后栏中注明变更事项。备案注销的，在注销事由一栏注明“注销备案及相关事由”。 c.申请表须由许可方签章，许可方为外国人的可由专利代理机构签章。,2018/9/30,初审及流程管理部,23,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（10）,10.可变更的项目：许可人名称被许可人名称（仅限于更名）许可专利许可种类合同终止日（包括缩短或延长）,2018/9/30,初审及流程管理部,24,三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（11）,11.备案公告内容根据专利实施许可合同备案办法（第62号局令）公告如下内容：,2018/9/30,初审及流程管理部,25,三、
12、怎样办理专利实施许可合同备案手续（12）,12.常见问题（1）许可方和被许可方是否必须共同委托一个经办人办理备案事宜？什么情况下需要委托专利代理机构？（2）未授权的专利申请是否可以办理许可备案手续？（3）外国局授权的专利是否可以在中国进行许可合同备案？（4）办理专利实施许可合同备案是否需要缴纳官费？（5）已经办理独占许可备案的专利是否可以再次许可备案？,2018/9/30,初审及流程管理部,26,四、相关知识,2018/9/30,初审及流程管理部,27,四、相关知识（1）,相关法律及规定：合同法、专利法（第12条、15条）、对外贸易法、最高法的司法解释： 2004年11月30日颁发的关于审理技
13、术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（法释200420号）；最高法2001年关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定第4条第(2)项中要求参照最高法关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释第19条规定专利法实施细则（第14条第2款）、技术进出口管理条例高新技术企业评定办法,2018/9/30,初审及流程管理部,28,四、相关知识（2）,区别其他的实施许可：,2018/9/30,初审及流程管理部,29,专利权质押期间的许可和转让问题：出质人是否可以许可处于质押状态的专利？未经质权人同意，不得许可或转让；经质权人同意进行许可的，出质人所得的许可费或转让费应当向质权人提前清偿债务或提存。先许可，在转让，受让人的权利如何保障？尤其是存在在先的独占许可，专利权人就该专利进行转让，是否需要有受让人的知情同意书。,四、相关知识（3）,2018/9/30,初审及流程管理部,30,谢 谢！,
