1、企业专利申请策略与专利技术挖掘,北京市浩天律师事务所 律师北京市知识产权代理事务所 专利代理人 韩龙,主讲人简介,韩龙 工科学士，民事法学硕士 具有专利代理人执业证和律师执业证2000年至2004年国家知识产权局专利局物理发明审查部（现光电部）审查员2005年进入浩天信和律师事务所从事诉讼、专利代理工作专利领域具有12年专利审查、涉外代理、国内专利撰写、无效、诉讼经验2005年开始担任天津LG、北方兵器工业集团等大型研发企业员工及法务人员的专利培训工作，并担任代理人考前培训教师2010年起担任全国代理人协会“代理人实务培训”教材编写者、国家专利局人教部撰写教研组组长，为北京、江苏、广东等地专利
2、代理人进行专利撰写培训,一、 知识产权概述二、 专利申请策略三、 专利技术挖掘,一、知识产权概述,1. 知识产权的价值2. 知识产权的特点3. 知识产权的范围4. 技术秘密的法律保护5. 计算机软件的著作权,1. 知识产权的价值,农业经济时代工业经济时代知识产权时代 知识产权、货物贸易、服务贸易三大支柱,世界未来的竞争，就是知识产权的竞争。温家宝,（1）专利数字 2011年国家专利局受理的发明专利申请中， 中国申请人415829件，比2010年增长41.9%，主要为企业职务发明申请。 外国申请人110583件，比2010年增长12.7%,（2）通过专利制止侵权【典型案例】 60年代，宝丽来公司
3、在一次成像领域技术占据领先地位; 60年代初，柯达投入一次成像研究，60年代中期，研发失败，质量无法与宝丽来抗衡; 1969年开始，陆续 投入了 1400名的研究人力进行“绕开工程”。纽约律师的意见：“不要因存在潜在侵权危险而固步自封，不敢越雷池一步”。,1976年，宝丽来公司起诉柯达公司侵犯12项快照摄影技术专利权。经过9年审判，法院判决柯达公司侵犯了宝丽来公司9项专利权，并按照故意侵权判决柯达赔偿9.25亿美金。其他损失： 投资15亿美元的生产工厂倒闭 700名的员工解雇 回收76年至85年售出的相机支出5亿美元 诉讼期间律师费用1亿美元 十几年的研发工作成果灰飞烟灭,（3）知识产权创造企
4、业利润 【成功案例】 IBM 专利许可 戴尔 知识产权抵押担保 索尼、先锋、飞利浦等企业的联盟,研发和营销都与知识产权密不可分,（4）知识产权增加企业价值,（5）彰显企业研发实力,（6）加入专利池联盟的基础【案例1】华为开拓美国市场铩羽而归华为路由器进入美国市场，被思科起诉专利侵权；华为迅速与3com公司合并；3com公司宣布加入专利侵权诉讼后，思科与华为和解。,【案例2】DVD专利联盟索尼、先锋、飞利浦组成3C联盟，但是飞利浦本身并不掌握核心专利，但是由于掌握大量周边以及改进专利，依然能够成为专利池的盟主。,2. 知识产权的特点,（1）地域性在中国有效的知识产权不一定在国外也有效【研发启示】
5、在国外有效的专利技术，如果相关技术没有在中国申请专利，有可能在中国境内可以免费使用,（2）时间性发明专利：20年实用新型专利：10年【研发启示】过期专利可以免费使用,（3）排他性专利权实质上是一种排他权不同于实施权不代表生产许可不代表产品质量标准不表明产品技术水平拥有专利权不表示可避免侵权风险,基础专利,后续专利,后续专利,3. 知识产权范围,知识产权包含 (1)版权与邻接权 (2)商标权 (3)地理标志权 (4)产品外观设计权 (5)专利权 (6)集成电路布图设计权 (7)未披露的信息专有权,4. 技术秘密的法律保护,（1）商业秘密的两种形式 技术秘密与经营秘密（2）技术秘密的定义 技术秘密
6、主要是指凭借经验或技能产生的，在工业化生产中适用的技术情报、数据或知识，包括产品配方、工艺流程、技术秘诀、设计、图纸（含草图）、试验数据和记录、计算机程序等，而且这些技术信息尚未获得专利等其他知识产权法的保护。,（3）技术秘密的特点 A秘密性（新颖性的最低要求） 技术秘密必须具有实质上的秘密性或秘密因素，也就是“不为公众所知悉”，技术秘密的核心只是由技术秘密的权利人或相关具有保密义务的人或组织才能知悉。 B实用性 技术秘密具有实用性，可以为技术秘密的拥有者带来相应的经济利益，没有实用性的技术不能成为技术秘密。,C价值性 技术秘密现在或将来的使用，可以给技术秘密的权利人带来现实的或潜在的竞争优势
7、。 D保密性 技术秘密的合法控制者必须针对技术秘密本身采取相应的保护措施。,（4）技术秘密保护与专利保护的比较,（5）技术秘密与专利的选择利用,A. 就整项完整技术采取技术秘密保护或专利保护的选择 企业应当考虑： 技术是否适合通过保密措施进行保密； 竞争对手的技术发展； 反向工程能否破解； 其他的经营或者管理上的需求。,B. 就专利申请而言，部分技术内容采取技术秘密保护或专利保护的选择 保留技术秘密的优点 同时享有专利保护以及技术秘密保护，可使己方采用保留技术秘密而上市的产品所具有的优点而占据市场优,保留技术秘密的风险 保留技术秘密后发明创造因相对于现有技术不具有新颖性或创造性而不能授权； 一
8、旦第三方独立研究发现此技术秘密并以此技术秘密作为发明的改进点而取得专利权后，己方的产品需经过具有该改进专利的权利人的许可。,企业应对工作： 确定有关拟作为技术秘密保留的技术内容在实施本发明创造后是否仍然为技术秘密；确定该技术内容被第三方独立研究获知的难易程度；进行充分的检索后仍能确定本发明专利申请在保留技术秘密后仍能授权且授权后相当稳定。,机械领域的专利申请较少考虑到保留技术秘密的问题。 电学、化学领域的案件申请专利的同时保留技术秘密的问题比较普遍： 在保证本发明的充分公开和新颖性创造性的前提下，对于能够带来进一步的显著的技术优势和商业利益的技术特征可以保留，不记载在申请文件中，不予公开。作为
9、经验，建议优选将工艺中的技术特征作为技术秘密保留，因为产品中保留的技术秘密公众容易分析得出结论。同时要注意，本发明中还应该留有其它退路为好，以确保审查过程中不可预知的风险。,（6）侵犯商业秘密的实现-反不正当竞争,常见形式： 侵犯商业秘密侵犯商业秘密行为是指以不当手段获取、披露、使用他人商业秘密的行为。经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密：（1）以盗窃、利诱、胁迫和其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（2）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（3）根据法律和合同，有义务保守商业秘密的人（包括与权利人有业务关系的单位、个人，在权利人单位就职的职工）披露、使用和允许他人使用其
10、所掌握的商业秘密。第三人明知或应知前款所列违法行为，获娶使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。,严重的构成侵犯商业秘密罪 侵犯商业秘密罪，是指采取不正当手段，获取、使用、披露或者允许他人使用权利人的商业秘密，给商业秘密的权利人造成重大损失的行为。,【案例】中石化案 2005年3月21日，中石化江汉石油钻头股份公司报案称天津市立林钻头机械集团公司和离职员工幸发芬（原江汉公司高级工程师）侵犯商业秘密。一、二审刑事案件中以幸发芬犯侵犯商业秘密罪，判处其有期徒刑六年，并处罚金5万元判刑6年，罚金5万元,70%的商业秘密侵权案是人才流动引起的。掌握商业秘密的技术人员或管理人员流向与原企业存在业务
11、竞争的单位，或者单独创业，或者作为技术中介销售技术情报，泄露原企业的商业秘密。 湖南省某造漆厂副总工程师擅自离职，带走企业全套技术图纸，到另一同行业企业任总工程师，给原造漆厂造成经济损失1000万元以上。 华为三名离职员工到上海创办沪科研究所，泄露光通信技术核心代码。,5、计算机软件的著作权,（1）计算机软件的组成 在法律用语上，计算机软件包括指计算机程序及其有关文档。 计算机程序是指代码化指令序列，或者符号化指令序列，或者符号化语句序列。 文档指的是用户手册、操作手册、设计说明书、 使用说明等等 。,（2） 计算机软件的著作权的获得,著作权的获得：自动产生，软件著作权的登记是主张享有著作权的
12、举证,（3） 软件的著作权保护与专利保护,对计算机程序相关的发明创造提供专利保护的必要性 著作权法只保护作品表现形式，不保护思想内容，体现在软件上，就是只保护软件的源程序及文档，不保护软件的算法及处理问题的构思和方法,计算机程序得到专利保护，要求： 解决技术问题、利用自然规律、获得符合自然规律的效果。 举例：计算机控制实现工业过程、测量；运行程序改善计算机系统性能、图像处理、汉字输入等属于可以授权的计算机程序。 单纯的计算公式、专家系统、翻译软件、游戏、教学软件等等均不属于可授权的计算机程序。 从实践中看，数据传输、加密、终端设备等方面的技术可以获得专利保护。,二、专利申请策略,1、 开拓型策
13、略 核心技术，行业支配地位 典型代表：IBM 特点：风险大，高投入、高回报 需要注意配套技术措施,2、 追随型策略 沿他人核心技术改进或拓宽 开发外围专利 优点：成本低，风险小,3、防守型策略出于组织竞争对手、防止出现侵权被告、或开发外围技术等目的的专利申请,4、利用他人专利 （1） 过期专利 （2）未延伸到中国的国外专利 特别注意侵权预警,三、 专利技术素材挖掘,通过专利挖掘增加申请素材，可有效提升企业专利价值和无形资产含量。做好企业专利挖掘是企业专利工作者的重要工作内容。,专利挖掘的概念,专利挖掘是从专利技术的角度，对复杂的技术成果进行拆分、筛选，进而得出技术创新点和专利申请方案。,具体途
14、径有二：（1） 从项目任务出发（2）从发明点出发,2. 专利挖掘方法以项目为基础,（1） 从项目任务出发 该途径是从一个整体项目的任务出发，按以下次序进行：,a. 找出完成任务的构成因素；,c. 找出各技术要素的创新点；,b. 分析各构成因素的技术要素；,d. 根据创新点总结技术方案。,网络安防监控系统开发项目专利挖掘 (1）从项目任务出发 该项目的任务是设计一套安防监控系统，系统具有对异常信息（如异常气味、温度、湿度、烟雾、异常闯入等）进行监控和出现异常时报警的功能。,案例,从该项目任务出发，可以进行以下挖掘工作：a. 找出完成任务的构成因素 完成任务的构成因素包括： 系统网络构架设计； 异
15、常信息判断方法设计； 报警信息处理等。,b. 分析各构成因素的技术要素系统网络构架设计的技术要素包括系统各构成因素的连接关系、数据传递关系、信号传递方式等。异常信息判断方法设计的技术要素包括异常信息捕捉算法设计、识别算法设计、输出流程设计等。报警信息处理的技术要素包括报警信息接收、发送、接收确认等。,c. 找出各技术要素的创新点 系统网络构架设计方面，可以考虑： 系统的网络连接是否采用了新的网络拓扑结构； 系统的数据传递是否采用新的数据处理算法或数据处理流程； 系统的信号传递是否采用了新的传递装置； 加入了新的处理步骤或采用新的传递模式等。,（2） 从发明点出发 该途径是从某一个创新点出发，按
16、以下次序进行：,(2）从创新点出发的网络安防监控系统开发专利从新的异常信息输出流程出发为例，说明从某一创新点出发进行挖掘的过程。 a. 找出创新点的关联因素： 关联输出步骤方面 关联输出方式方面b. 找出各关联因素的创新点,挖掘完成后会形成若干技术方案，这些技术方案中多数是符合专利授权要求的技术方案，由此就产生了大量的专利申请素材，代理人可与发明人一起方便地在此基础上分析筛选，确定专利申请的主题。上述两种挖掘途径的出发点不同，可以根据不同的出发点选择使用。两者可以单独使用，也可以联合使用，即在采用第一种途径挖掘到许多创新点后，再以各创新点作为起点，用第二种途径继续挖掘更多的创新点。,2、 利用
17、专利信息挖掘,专利信息的作用（1） 有助于确定研发方向（2） 有助于减少研发投资（3） 有助于了解技术发展状况（4） 有助于新专利申请的撰写,举例说明 项目介绍：保密区域禁止手机拍照 已知现有技术以及问题：例如：手机到达军事基地中，网络侧可以限制该移动终端的彩信业务，使该移动终端不能向外界发送彩信，但是并不能限制该移动终端进行拍照或摄像等，由于手机具有的设像、拍照以及存储图像、视频文件的功能，使网络侧仍然无法从根本上防止泄密。,解决方案： 首先在移动通信网络中标示出需要保密的位置，例如军事基地，高科技公司，浴场等。 移动终端管理服务器记载禁止拍照区域的位置信息。 当监测到手机进入到禁止拍照区域
18、后，通过信道向手机发送禁止拍照信号。 收到禁止拍照信号的手机暂停拍照功能。,,关键词选取：手机 禁用 拍照 禁 移动 限制 拍摄,试用不同的关键词反复查询,国外专利查询,查找到相关文件后，应当改换设计思路，设计新的方案；或者寻找现有技术没有实施的原因，对现有技术进行进一步的改进。,4、在撰写过程中挖掘、扩展技术细节【示例】 发明的技术关键点在于：1. 在移动通信网络中增加移动终端功能控制装置 ，该装置与移动终端管理服务器 （现有技术）连接，并从移动通信网络中获取移动终端的位置信息和标识信息；2.移动终端功能控制装置中设有存储单元，用于存储需要对移动终端功能进行限制的区域信息和对移动终端的功能进
19、行限制的记录 。,涉及产品时，要详述产品的结构、各部件的位置、部件间的相互关系等。涉及方法时，要详述工艺步骤、参数等。涉及通信中数据传输方法的发明，需要描述从数据的发送到数据的接收过程中所经历的各个步骤，在各个步骤中对数据所进行的处理及完成上述处理的功能部件，实现上述各个功能部件的电路结构或装置不属于现有技术时，还要提供其具体的电路结构框图。涉及通信中数据处理终端的发明，需要描述清楚终端内的各个组成部分，及各个组成部分是如何配合实现对信号的处理完成终端具有的功能。,从系统角度进行描述方案1：,移动通信网络，设有移动交换机、移动终端管理服务器、移动终端功能控制装置，移动终端功能控制装置与移动交换
20、机连接，用于获取移动终端的信息，例如号码信息和所处小区的信息。通过获取移动终端的信息和预先设置在移动终端功能控制装置中的存储单元中存储的信息分析确定是否对移动终端的功能进行限制。,方案2,从方法角度描述：一种限制移动终端功能的方法,从单个装置角度描述移动终端功能控制装置的结构：（软件架构图）,存储单元，用于存储需要对移动终端功能进行限制的区域信息和对移动终端的功能进行限制的记录；终端信息获取单元，用于与移动交换机或位置服务平台进行通信，获取移动终端的信息（可能包括位置信息和终端功能信息）；分析单元：根据移动终端的信息和当前位置信息以及需要进行限制的区域信息，进行分析判断，决定是否对终端执行功能
21、限制移动终端功能控制装置可以以独立的功能控制服务器的形式连接在网络中，也可以作为程序控制模块，与终端管理服务器一体设置。,5、 专利申请的数量决策,两种整体结构，各申请一项专利,两种锁合部件，各申请一件专利,脱水桶1项专利,78,内部构造两件专利,6、挖掘误区发明专利对创造性要求很高 【案例1】 现有材料的选择,【案例2】领域转化,权利要求：一种突出人体部位轮廓的化妆装饰方法，其特征在于，将光线和阴影投射到所述人体部位皮肤的表层以使颜色需要变深的皮肤区域的色素沉淀加重以突出所述人体部位的轮廓,各种不同透光率的各种形状的贴膜，海边晒太阳时贴在身体，形成刺青,审查员的意见：在晒黑刺青的基础上很容易
22、想到将其改为晒黑打底。代理人反驳意见：技术领域不同，改进的基础是化妆，最接近的现有技术是化学品化妆。,【案例3】老产品新用途,一种便捷甜饮混合装置，用于喂养蜂鸟、黄鹂、或蝴蝶，包括容器，隔板。,对比文件保存账目票据的装置，隔板可拆卸,7. 对实用新型专利的管理容易获得专利权诉讼、许可中的价值并不低,一种液体压配送系统，高压元件设置在高位，低压元件可以设置在高位，也可以设置在低位。,权利要求：1. 一种液体配送系统，其特征在于，高压元件设置在高位。2. 根据权利要求1所述的配送系统，其特征在于，低压元件设置在高位。3.根据权利要求1所述的配送系统，其特征在于，低压元件设置在低位。,在发明专利的实
23、质审查过程中，审查员认为高压元件和低压元件全部设置在高位没有创造性。修改权利要求为：1. 一种配送系统，其特征在于，高压元件设置在高位，低压元件设置在低位。,实际产品：高压元件和低压元件都设置在储煤间之上。,实用新型：1. 一种液体配送系统，其特征在于，高压元件设置在高位。发明：1. 一种液体配送系统，其特征在于，高压元件设置在高位，低压元件设置在低位。,由于授权率比较高，申请人和代理人对实用新型重视程度不够，造成撰写上有缺陷，在实际使用中造成不可挽回的缺憾。,充分考虑实用新型与发明专利的特点，撰写不同表达方式的权利要求 实用新型权利要求尽量避免功能性限定、活动连接、动作特征、方法特征，这些特征可以写入发明专利申请的权利要求中。,实用新型：1. 一种液体配送系统，其特征在于，高压元件设置有防水保护罩，且设置在高位。发明专利：1.一种液体配送系统，其特征在于，高压元件外且设置在高位，从而靠近电源。,欢迎交流,hanlongH,
