1、1论商标合理使用与侵权抗辩摘 要 知识产权的地域性和“特权”起源反应了国家控制经济利益的野心。在金融危机背景下，更多外国品牌进军中国市场，如何在加强本国知识产权保护的同时防范、化解侵权风险，是目前商标合理使用制度的意义所在。现行商标法实施条例和 2007 年 9 月出台的商标法修改草稿 （征求意见稿）对叙述性合理使用作了规定，但在司法实践中，企业名称、域名权、商标权与商标权发生冲突时也得以合理使用作为侵权抗辩提出。 关键词 商标权 合理使用 侵权抗辩 混淆 作者简介：孙丽丽，宁波市鄞州区人民法院，浙江大学 2011 级法律硕士。 中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0
2、592（2013）03-271-04 日前“三星”和“苹果”两个电子产品巨头正在美韩两国进行着专利大战，截然相反判决结果不仅显露出美韩两国对电子产品市场的野心，也体现了知识产权的地域性特点。知识产权不同于一般具有普世价值的民事权利，它起源于封建社会中君主、国家或代表君主的地方官授予的“特权” 。这一起源，不仅决定了知识产权的地域性特点，还决定了“君主对思想的控制” 、对经济利益的控制或国家以某种形式从事的垄断经营等等，在历史上，与知识产权的产生并不是相互排斥的。经济发展程度2不同的国家，或者国家处于不同发展阶段对知识产权保护所持的态度和立场是不一致的。对经济发展占据垄断主导地位的国家或地区倾向
3、于知识产权的严格保护，以达到垄断经营、侵权威吓的目的；反之则态度宽容，为更多的创造、资源进入公共领域以促进交流和再创新。从我国的经济发展阶段看，尤其是在世界金融危机中许多国家欲进军中国市场以缓解本国金融危机的背景下，如何加强本国知识产权的保护，同时化解侵权风险是对知识产权制度和司法实践的一项重大考验。商标合理使用制度正是抗辩商标侵权、限制商标权滥用的一项有效制度。 从现行法律规定看，商标合理使用仍限于叙述性使用。在司法实践中，在商号权、域名权、商标权与商标权发生冲突时也得以合理使用作为侵权抗辩提出，故商标合理使用的类型不应仅限于叙述性使用，还应包括将商标作为企业名称的合理使用、将商标作为域名的
4、合理使用以及指向零部件来源等的指示性使用。 一、商标合理使用的正当性 凡是权利必有限制。权利主体有权在权利范围内行使权利，不得超过该边界，否则将侵害到他人权益和社会公共利益，所以在立法上，立法者会基于正当理由给权利主体施以约束，从而达到个人权利与社会公共利益的平衡。商标权的限制亦是对商标权施以负担，使商标权人承担一定的义务，即不逾界行使商标权，以示对他人及公共利益的尊重。立法者对商标专用权的限制体现在两方面，一是商标权人有使用注册商标的作为义务，连续三年不使用的，任何人可向商标局申请撤销该商标权；二是商标权人对第三人合理使用与其相同或近似商标标示的容忍义务。3当然权利被限制应具有正当性，在商标
5、法领域，立法者主要基于利益平衡、公共领域、在先权利原则等理论对商标权加以限制。 （一）利益平衡理论 知识产权源于封建“特权” ，其产生和发展都充斥着功利性色彩。赋予知识产权人享有垄断特权极大的鼓励了知识产权人发明创造的积极性，因为这样的特权会使其得到巨大的经济效益；但同时也会有碍于其他社会公众正当权利的行使，遏制他人的再创造。所以为了在保护知识产权人垄断利益的同时保证其他社会公众的合法权益并促进社会知识的传播、流通和再创造，社会资源得到最优化的配置，立法者作出了各种限制性规定，以期达到私人利益和社会利益的平衡。 （二）公共领域理论 从立法规定和制度构建看，知识产权领域显示出专有权不断扩张、知识
6、共有物不断被纳入知识产权保护范围的趋势。20 世纪 80 年代开始，立法者和政府偏向于保护知识产权的个人权利，以牺牲公共领域为代价，强调受保护领域，导致了对公共领域的忽视，由此导致的危险趋向是低估公共领域的价值和削弱公共领域保护。这引起了西方学者深深的关注和担忧。知识共有物是知识产权法律制度出现并运行的必需前提和必然结果，因为知识产权法律制度旨在推动人类科学、技术、文化发展和文明进步，为实现这一目的离不开对知识共有物的充分获取、传播与利用。若越来越多的知识共有物被列为知识产权客体，人类社会文明的发展必然趋缓。在商标法领域，有些普通词汇、符号不具有标识作用的显著性特征，本不会进入商标法私人领域，
7、但因为历史原因或者长期使用，这4些词汇或标识获得了能够标示商品或服务来源功能的显著性，即“第二含义” ，从而被纳入知识产权私人专有领域。但除“第二含义”外，这些词汇或标识的原始意义尚存，是社会公众表达说明的基本工具词汇，仍是社会的知识共有物，所以商标权人不得基于其对该词汇或标识的专有权而排除他人的所有使用行为，对他人基于原始意义的使用，商标权人有容忍义务。 二、商标合理使用的界定 （一）以商标功能为基础界定商标权边界 要界定商标合理使用的范围，必须先确定商标权的边界。要确定商标权边界，判定是否构成商标侵权，商标功能是重要的认定基础。商标的基本功能是标示商品或服务的来源，防止社会公众产生误认，这
8、也是商标制度的基本价值。根据我国商标法的相关规定，显著性是申请注册商标的基本条件之一，对此世界各国法律也作了相同的规定。关于显著性特征规定的背后是经济成本的考虑。从产品本身而言，多数商品大同小异，有区别的也就是商品包装、名称和背后的经营企业。所以当消费者认识到某个显著区别于其他商品的标识后，再次决定购买和搜寻相同商品的成本将大大降低，为此生产者也会为维持自己的良好形象继续吸引消费者而保证自己生产的产品质量。 在意图以商标合理使用抗辩商标侵权时，主要的问题是考虑该商标使用行为是否影响到商标的区别于与他人商品或者服务的来源标识功能。一般而言，没有对来源标识功能造成损害的使用行为不构成商标侵权，但也
9、不能直接基于商标功能受到损害而认定商标侵权。在叙述性使用的5情况下，即使第三人对商标的使用对商标权人造成了损害，但基于公共领域利益归于公众的原则，第三人可以合理使用作为侵权抗辩。事实上，当商标权人将通用词汇、标识注册为商标时应该预料到其商标权的效力并不等同于一般商标，其对他人对其标识的使用应具有一定的容忍义务。所以，侵害商标来源标识功能，造成公众的混淆或有混淆的可能性是判断商标侵权或合理使用的主要因素，但需考虑商标使用的不同类型加以综合认定。 （二）商标合理使用的界定 合理使用制度首先是在版权领域被提出的，是指“在法律规定的条件下，不必征得著作权人的同意，又不必向其支付报酬，基于正当目的而使用
10、著作权作品的合法行为” 。商标权的限制，包括商标合理使用制度，并非自始就得到立法者和学者的重视，直到第三人和社会公共利益因商标权不断加剧的扩张和滥用而受到严重侵害后，才开始得到广泛关注，“重保护轻限制”的局面才得到改变。关于商标合理使用制度的研究很多，但尚未就定义、范围、类型等内容形成统一意见。纵观各位学者的观点，主要是商标合理使用的狭义与广义之争，即仅限于非商标性使用，还是包括非商标性使用和商标性使用。 吴汉东教授的观点与台湾的“善意普通使用”一致，认为商标合理使用限于非作为商标使用的叙述性使用，这也与我国商标法实施条例第 49 条规定的“正当使用”一致。冯晓青教授的观点较之更宽泛些，还包括
11、指示性使用、说明性使用或平行使用的方式。本文的观点是，叙述性使用只是商标合理使用的一种类型，且在司法实践中争议较小，更容易引起争议且难以分辨的是将商标作为商号、域名等非商标性的使用和6欲指向零部件来源的商标性使用。商标合理使用是指商标权以外的人在生产经营活动中，有正当理由使用与注册商标相同或近似的标识的，不构成商标侵权。 三、商标合理使用的类型及其构成要件分析 上文已分析，商标合理使用不仅包括表明产品或服务用途的商标性使用，即指示性合理使用，还包括说明商品之质量、功能、外观、原产地等商品信息，以及基于合理理由使用在企业商号、域名等非商标性使用。指示性合理使用直接指向了商标的标识功能，但在非商标
12、性使用的情况下，第三人的使用目的或是为说明商品质量、外观、原产地等商品信息，或是有其他合理原因，而非说明商品的来源，故主观上不存在混淆故意和客观上不存在混淆后果对指示性合理使用是必要条件，但对非商标性合理使用则需具体情况具体分析。下文将结合案例针对不同商标使用方式分别分析构成合理使用的标准和要件。 （一）指示性合理使用 商标性使用是指以注册商标的标志来标识商品或服务的来源，以区别于其他相同或类似商品或服务。这里主要指指示性合理使用，通常是为说明其提供的服务种类或经营的零部件和耗材，多使用在大型机械、车辆、电子产品等的维修、保养以及零部件销售。欲以指示性合理使用抗辩商标侵权时，必须符合以下几个要
13、件：（1）主观上是善意的，有使用的必要性，若不使用该商标将无法或者很难确定产品或服务；（2）客观上使用的商标数量限于合理地明确产品或服务；（3）结果上不会导致消费者的混淆或有混淆的可能性。 7值得注意的是，在诉讼中，是否导致混淆或者具有混淆可能性的举证责任，应由被告承担。这不同于叙述性合理使用，因为指示性合理使用是商标意义上的使用，相对于非商标性使用，更加直接地指向商标权人专有的商标权，更容易导致公众的混淆。 （二）叙述性合理使用 叙述性合理使用主要针对描述性商标，指直接由说明商品质量、功能、通用名称、原产地等信息的普通词汇或符号构成的不具显著性特征的商标。这些描述性商标虽然因为各种原因被注册
14、为商标，获得了商标法的保护，但其原始意义尚存，且仍处于公共领域，属于社会公共可自由使用的知识共有物。 综观各国、各地区以及国际条约对叙述性合理使用的规定，叙述性合理使用首先要求主观上是善意的，但在使用对象上存在差别，美国、法国限定的相对狭窄，仅限于个人名称、地理产地、厂商名称等，澳大利亚、德国、日本等国家则较为广泛，还包括表示商品或服务特征或属性的词汇，如商品种类、质量、用途、价值等。对侵权行为是否造成混淆或混淆可能，各国并未明确的规定，在 KPPermanent Make-upInc.V.Lasting Impression，Inc.案中，各级法院的不断地推翻、论证，最后联邦最高法院认为，叙
15、述性合理使用的立法目的在于商标的注册人或持有人不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限制，从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。所以描述性商标权人对他人使用商标并造成社会公众一定程度的误认也有相应的容忍义务，这是由叙述性商标的双重含义决定的。叙述性商标虽通过使用获得的“第二8含义”从而逸出公共领域到私人领域受到商标法的保护，但其原始含义仍属于知识共有物，且商标权人将通用词汇、标识注册为商标时应该预料到其商标权的效力并不等同于一般商标，其对他人对其标识的使用和混淆应具有一定的容忍义务。 综上，叙述性合理使用是指，在并非作为商标使用的情况下，非商标权人将与他人商标相同或近似的标识，善意地
16、以普通方式使用在下列情况的，不构成商标侵权：（1）说明其姓名或地址；（2）说明商品或服务的用途、功能、原产地、通用名称、种类等信息。在侵权诉讼中，商标使用人无需举证证明其使用行为不会造成混淆；即使造成一定程度的混淆的，只要符合叙述性使用的构成的，也不应认定为商标侵权，除非商标权人能够证明使用人的恶意使用行为造成公众严重的混淆，并造成了或将造成严重经济损失。 （三）将注册商标作为企业名称合理使用 在我国，企业名称和商标分别受企业名称登记管理条例和商标法 、 商标法实施条例等法规、规章的调整。这种并行的法律制度和管理制度，使得同一词汇的企业名称权和商标权分属于不同的权利主体，从而造成两者在使用管理
17、中的种种冲突。根据现行规定，除驰名商标外，在先注册的普通商标仍有可能被第三人登记使用在企业名称上。在实践中，除驰名商标和老字号外，商标和企业名称的冲突在核准登记阶段并不易被发现，往往是在使用过程中频频冲突，进而诉至法院解决。将他人注册在先的商标使用于企业名称，会发生混淆和反向混淆两种情况。混淆是指，在先注册的商标已被一般社会公众知晓，将该商标登记9使用在企业名称上的行为使消费者对企业名称所有人的商品、服务来源产生混淆。反向混淆是指注册在先的商标没有知名度，在后的企业名称所有人在较长时间内对自己生产的商品或提供的服务投入了大量的资金进行广泛而有效的宣传营销，使其使用的商号、企业名称在相关地区相关
18、领域内享有一定的知名度，甚至两权利人的商品或服务同在某地区出现时，消费者会误认为在先注册商标的商品或服务来源于在后标记所有人或两者存在某种联系。当然，社会公众的熟悉程度并不直接凭借商标或企业名称的知名度，认同的先后顺序也会导致的不同方向的混淆，对此种情况本文不作论述。 1.混淆 在“张小泉”案中，原告杭州张小泉剪刀厂以被告南京张小泉刀具厂在其企业名称上使用“张小泉”商标，并在产品上使用企业名称简称，在包装上使用与原告类似装潢为由提起诉讼。经审理，南京市中级人民法院认定被告在其产品及外包装上标注了企业名称简称的行为，构成商标侵权。 根据商标法实施细则第 41 条第（2）项之规定，在同一种或者类似
19、商品上，将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用，并足以造成误认的，应认定为对他人注册商标专用权的侵权。据此可以认定，产品包装、装潢和商品名称也属于商标权的效力范围，而使用方式是判断是否达到“足以造成误认”的主要内容。企业名称所有人对企业名称的全称和简称的不同方式的使用会导致截然不同的法律后果。善意的企业名称所有人通常在其商品外观或包装上载明生产厂家、经销商等企业名称全称和地址，这是生产者和销售者的告10知义务，也是保障消费者知情权和保证产品质量的基本条件。即使企业名称中包含他人注册商标，这种使用方式也不会造成商标侵权。企业名称的简称往往与字号、商标相同或近似，在我
20、国这种企业名称和商标分别立法、并行管理的制度下，这三者的使用极易产生冲突，并使消费者产生误认，所以企业名称简称仅适用于国家工商行政管理局的印章、银行账号、牌匾、信笺上，且应登记备案。若将与在先注册商标相同或近似的企业名称简称作为商品名称或商品装潢使用，在产品或外包装的显著位置上突出标注，则构成商标侵权。如“张小泉”案中，被告在其产品和外包装上的刻印行为构成对企业名称简称的不正当使用。 将与在先商标相同或相近的标识用于企业名称构成合理使用的条件因使用方式的不同而有所区别。若使用企业名称全称，不论企业名称所有人主观上是否具有造成混淆的故意，只要符合生产者、销售者惯常标注习惯的，均不构成商标侵权。若使用企业名称简称的，应视其使用对象不同而各论：（1）经登记机关备案，在牌匾、印章、银行账号、信笺上使用的，构成合理使用；（2）作为商品名称或商品装潢使用，在产品或外包装的显著位置上突出标注，造成混淆或有混淆可能的，则构成商标侵权，合理使用抗辩不成立。 2.反向混淆 在反向混淆的情形下，需警惕借保护商标权为名恶意抢夺尚未注册为商标的老字号的行为。在与他人商标相同或近似的商号通过经营使用淹没了在先商标的影响力的情形下，要以商标合理使用进行抗辩的应具备以下几个要件：一是主观上是善意的，企业名称所有人在登记使用之
