中美韩三国专利局对化合物公开充分的法律规定和审查标准.doc

1、1中美韩三国专利局对化合物公开充分的法律规定和审查标准摘 要 本文研究了中国、美国、韩国三个世界影响力大并且有一定代表性的专利局对药物化合物公开充分的法律规定，并且比较了各个国家对于化合物充分公开的法律规定和审查标准的异同点。为药学领域的申请人和企业在这些国家获得药物化合物申请的专利授权提供理论帮助。关键词 药物化合物 公开充分 说明书 作者简介：王颖、刘芳，国家知识产权局专利局化学部审查员。 中图分类号：D920.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2014）04-247-03 药品领域是公认对科技研发依赖程度最高的技术领域之一，因此其发展特别依赖于知识产权保护，往往视专利保护

2、为其生命线。同时，药品作为一种用于“救死扶伤”的特殊商品，是人类维持健康和保障生命必不可少的产品。药品专利保护不仅仅与专利药和非专利药制造商各自的利益攸关，还直接涉及社会公众的生命健康和生活质量问题，具有一定的特殊性。药品领域在强调专利保护的同时，还必须考虑药品的可获得性，即满足“病者有其药” ，这就要求药品专利保护在促进新药创新和保护公共健康之间寻求一定的平衡。 专利申请人要想获得专利保护，就必须在专利说明书中公开其专利2技术信息，且这种公开应该足够充分。了解各国相关的法律规定以及由此确定的审查标准是药品领域的申请人顺利获得申请授权的一个重要基础。中美韩这三个专利局在国际上的影响力很大，其中

3、中国的专利法与美国专利法差异比较大。而中国专利局与韩国专利局同属于亚洲专利局，并且在发展水平上中国专利局与韩国局是比较接近的。下面详细介绍中美韩这三大专利局对药物化合物公开充分的相关法律规定和审查标准，并通过一个具体案例在这三个国家的审批过程，介绍和比较这三个专利局对化合物充分公开的审查实践的差异。 一、中国相关规定 我国专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。 此外，审查指南在第二部分第十章 3.1“化学产品发明的充分公开”还涉及了化学领域的特殊规定中还有关于某些化学产品的效果公开的要求： 如果所属技术领域的技术人员

4、无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或者定量实验数据。 对于新的药物化合物或者药物组合物，应当记载其具体医药用途或者药理作用，同时还应当记载其有效量及使用方法。如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述医药用途、药理作用，则应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以解决预3期要解决的技术问题或者达到预期的技术效果的实验室试验（包括动物试验）或者临床试验的定性或者定量数据。说明书对有效量和使用方法或者制剂方法等应当记载至所属技术领域的技术人员能

5、够实施的程度。 二、美国相关规定 美国专利审查指南（MPEP）第 112 条第 1 款规定：说明书应当包括对发明的书面描述，用完整、清楚、简明和准确的术语给出其制备和使用的方法和步骤，以使得本领域技术人员能够制造和使用同样的发明，并阐明发明人所认为的最佳实施例。 由上述法条的定义可以看出，美国的 MPEP 通过上述条款中可实现性和书面描述两方面的内容对公开充分进行约束。 美国的 MPEP 中指出对于一个不可预见的领域，例如生物或者化学的某些分支，对一个特定的公开是否支持了一个宽泛的权利要求时通常采用更严格的判断标准。在这些不确定的领域，一个结构上很小的变化也许会导致结果上的巨大差异。因此，在不

6、可预见的领域，为了得到一个更宽的、上位的权利要求，说明书必须公开更多的例子，或者，说明书必须公开合理的教导以证明本发明在其要求保护的范围内都可实现。 当判断说明书是否满足可实现性的要求时，必须结合相应的权利要求进行分析。通常认为获得专利的主题必须在权利要求所包含的整个范围内都满足可实现性的要求。可实现性的范围等于说明书公开的内容加上本领域技术人员在无需过度试验情况下能够获得的知识。在判断二者是否相当时，涉及两阶段的考虑，第一阶段：基于说明书公开的内容判断整个权利要求的保护范围；第二阶段：判断本领域技术人员是否不需4要过度试验就可以在权利要求的整个范围内制造和使用该发明。基于上述判断，一些案子由

7、于权利要求的保护范围相对于其公开的内容来说太宽泛了，因此以不满足可实现性的要求被驳回。 并且，还对可实现性的时机进行了要求。规定：说明书必须在发明者提出申请时就已经满足可实现性的要求，技术的后续的发展不能作为判断之前的申请或者专利是否满足可实现性要求的依据。申请的说明书在申请日起是否具有可行性，是否满足可实现性的要求，这要结合发明的本质、现有技术的状态，以及本领域的技术水平来考虑。 但是根据 37CFR1.132 申请人可以提交事实宣誓书，或引用文献来证明在申请日时本领域技术人员了解的知识。声明或宣誓书本身必须作为证据考虑。提供声明或宣誓书的重要程度取决于声明或宣誓书中支持可实现结论的事实证据

8、的数量。应当鼓励申请人提交任何证据来证明发明公开充分。对于化学和生物技术申请，可以提交用于获得 FDA 临床试验批准的证据。但是，FDA 判断是否批准临床试验的标准不同于 USPTO 判断说明书是否充分公开。一旦提交了证据，必须将其与所有其他证据一起共同考虑，依据公开充分的标准，来判断发明是否公开充分。 为了克服不能实现的缺陷，申请人必须通过争辩和/或提交证据证明申请在提交之时本领域技术人员能够实现。这并不排斥申请人在申请日后提供声明，证明要求保护的发明能够实现。但是，审查员应当将声明中试验的步骤、材料和条件与申请中公开的内容进行仔细比较，以确定其在范围上是相称的；例如，实验使用了说明书中的教

9、导和本领域公知的技术。上述证明也必须与要求保护的范围相称，例如，必须与要求保5护的范围具有合理的相关性。 审查员应当衡量所有的证据，包括说明书和申请人提交的任何新证据，以及之前在驳回和决定中提及的发明是否可实现的证据和/或可靠的科学推理。审查员不能仅基于个人意见做出决定，而应当始终在衡量所有证据的基础上做出决定。 在美国审查实践中，美国商标专利局“有责任提供整体上得到档案支持的说明为什么说明书不具备可实施性的理由” 。如果美国审查员能够给出理由质疑依赖公开内容证明可实施性的陈述的客观真实性，申请人可以随后提供宣誓证据，其目的不在更正原始公开内容中的任何缺陷，而在于证明原始证明的公开内容事实上是

10、可实施的。 三、韩国相关规定 韩国专利法在 2007 年 7 月 1 日修订后，在第 42 条第 3 款中规定：发明的详细说明应当能够清楚详细地描述发明，使本领域的普通技术人员能够容易地实施本发明。 韩国专利局在审查指南 4.1.10 规定：发明应当具体详细完整并客观，使本领域技术人员能够容易重复发明并达到预期的技术效果。 发明是否完整应当基于整体考虑，例如发明目的、技术方案主题和操作效果。如果发明主题缺少解决其所要解决问题的手段，或依据其声明的手段明显地不可能解决其所要解决的问题，则发明通常被认为不完整。当然，这种情况下，申请人可以通过提交合理而具体的证据例如可靠的第三方实验数据来证明其声称

11、的手段能够解决其所要解决的技术问题。对于不完整的发明不能够在申请日后提交补充资料来纠正缺陷。对于说明书描述不正确而导致不清楚的缺陷可以通过提交修改来纠正。但6是，不管发明处于何种不清楚的情形，优先使用法 42 条 3 款来评述。 有机化合物领域的审查指南第 3 节“一般问题”和第 6 节“可专利性”规定，当发明是有机化合物时，应当充分公开到可以使得本领域普通技术人员制造和使用该产品。要求产品发明得到清楚描述，并且“可被制造”和“可以使用” 。在韩国审查实践中，对于化合物的审查类似于日本，即对于化合物权利要求的公开充分只要求有制备方法和鉴定数据，而对于证明效果的实验数据并没有要求，仅需说明该化合

12、物具有某种应用即可。日本在审查化合物权利要求的支持条款时，由于不要求化合物的效果实验数据，所以一般从制备例角度来考虑支持问题。 医疗领域的审查指南第 5.1.1 节规定，对于一项医疗用途发明，其产生的药理学效果应当在说明书中叙述，用来支持其相对于申请日前现有技术具有的创造性。原则上，该药理学效果应由临床实验所支持，但在某些情况下，也可以通过动物试验或者体外试验来支持。医疗领域的审查指南第 5.1.2 节规定，对于毒性试验，当该毒性受到关注时，在审查阶段可能需要提交急性毒性试验的结果。 审查指南的第 IV 部分第 2 章第 2.3.3（2）节）规定，在化学发明中，也就是通过试验得到的科学成果，尽

13、管当前发明内容和技术水平可能存在不同，但发明的可预期性和可行性仍然非常不充分，以至于如果发明中没有记载带试验数据的实验例，本领域技术人员会很难清楚地理解发明的效果并容易地重现该发明，上述问题导致很多情况下很难被认为是一个完整的发明。特别地，在一个必须记载药理学效果的医药用途发明中，仅当通过实验例展示了药理学数据等方式记载了特定物质具有这种7药理学效果的特征时，或者有足够具体的描述来替代上述内容时，该发明才是完整的发明，同时认为满足了说明书的描述内容的要求。尽管实验例应按照上述的要求来记载，如果在原始说明书中没有记载的内容通过后续修改的方式补入并超出了原说明书记载的内容，该种情况可认为是改变了说

14、明书的主旨。 下面通过一个具体案卷在中国，美国和韩国的审批过程，介绍和比较一下这三个专利局对化合物充分公开的审查实践的差异。 该申请的权利要求共 20 项，其中权利要求 1-14 请求保护一种通式化合物和其可药用盐，权利要求 15-16 请求保护制备所述化合物的方法，权利要求 17 请求保护用于治疗多种病症的药物组合物，其中包含所述化合物，权利要求 18-20 请求保护治疗多种病症的方法，包括施用所述化合物。 该申请在说明书中描述了众多具体化合物的制备例，还记载了“筛选能抑制 PDE10 和来自其它基因家族的 PDE 对环核苷酸的水解的物质的测试方法” 。关于本申请化合物的活性实验，记载了“使

15、用这样的测定，确定本发明化合物具有小于约 10?eM 的抑制 PDE10 活性的 IC50”。 中国局审查员在第一次审查意见通知书中指出说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，认为要求保护的化合物的用途和效果申请人只给出了断言性的结论，并且没有清楚记载实验是采用哪一个或哪些具体化合物进行的，也没有客观清楚地描述实验结果，因此说明书对本发明产品的用途没有做出清楚、完整的说明，公开不充分。 申请人答复一通时陈述理由认为：说明书中的上述记载“这里所述8的化合物是本发明的实施例中制备得到的化合物，这是对本发明化合物活性测定的定性试验数据。专利法第 26 条甚至审查指南都没有要求具体的定量数据的

16、证明。本发明涉及的化合物是新的，说明书中已经十分详尽地描述了本发明化合物的用途和作用效果，化合物的制备方法、化合物实施例及其理化数据、生物活性测定方法、给药方式、优选剂量范围、适宜的制剂类型及其使用的赋形剂，特别是记载了具体实施例化合物的确认数据。本领域技术人员完全能够根据说明书的记载内容实现该发明，根据本发明的公开内容制备出本发明的化合物、并对其进行活性测定得到具体数值，从而用于所述治疗目的，实施目前的权利要求书所要求保护的技术方案。化合物的活性效果是本发明化合物所内在固有的，是客观存在的，由化合物的本身所决定，而并不取决于相关数据是否具体公开在说明书中” 。还声称提交了专家意见和三份杂志文

17、章作为证据。 审查员以说明书不符合专利法第 26 条第 3 款为由驳回了本申请，驳回理由与一通中所述相同。 申请人提交了复审请求，在意见陈述书中认为，说明书中第 25 页第2 段的“本发明化合物”是本发明实施例中制备得到的化合物，答复一通时提交的专家意见和三份杂志文章也证实了本申请化合物确实具有 PDE10抑制活性。 复审合议组以说明书不符合专利法第 26 条第 3 款为由做出了维持驳回决定，理由与驳回决定中一致。 美国局审查员在一通中提出由于说明书中仅说明了部分具体化合物，与之相比结构差异较大、数量众多的、权利要求保护范围内的其他化合物的技术方案没有被充分公开。申请人缩小范围，仅保留审查员指

18、出的9说明书中部分具体化合物，之后该申请获得了授权。 韩国局审查员并没有指出化合物或药物组合物及其用途公开不充分的问题。韩国局审查员在一通中提出了创造性问题，申请人答复通知书时大大缩小了化合物的保护范围，并且删除了所有的用途权利要求，之后该申请获得了授权。 从上述各个国家的相关规定和审查实践可以看出，对于药物化合物申请的审查，中国专利局对于实验数据公开程度方面的要求高于美国商标专利局和韩国局。探究其原因，主要有两点：一是中国的专利制度是属于“先申请制” 。先申请者有权获得独占权。因此要求最先申请者在递交专利申请时必须完成发明，即保证该专利能够实施，否则就违背了公平原则。对发明创造给予保护的同时

19、必须保证专利权人与公众权利义务的对等，即确保利益平衡，这也是专利制度得以稳步运行的基石。二是目前，我国的专利审查制度对于试验数据的客观真实性无法保障，并且也没有相应的诚信制度支撑。因此，从申请人角度无法保证数据的真实，那么在以公开换取保护的立法宗旨下，只能在审查实践中进行严格的要求。 美国商标专利局根据案情判断是否需要进行过度和不合理的实验才能使本领域技术人员实施发明，是否公开充分。在为了克服不能实现的缺陷，申请人必须通过争辩和/或提交证据证明申请在提交之时本领域技术人员能够实现。这并不排斥申请人在申请日后提供声明，证明要求保护的发明能够实现。实际在审查过程中，一般认为其尺度相对宽松。这固然有

20、因其科技高度发达而不欲以专利审查的严格要求而导致审查成为10科技进步之羁绊的考虑，另一方面，也与其“最佳方式要求”中涉及的“坦白和善意义务”密切相关。但是，与对专利局的已经实施或试图实施的欺骗有关或通过恶意或故意的不当行为违反公开的义务的申请不应授予专利权” ，可见，美国专利审查的一个重要基础是将诚实与善意义务上升为立法层面，在申请时接受大量涉及诚实的誓词和声明，以及规定了违反于此的上述“不应授予专利权”的严苛惩罚下，本着对申请人善意相信的原则，即便是在申请文件中未公开足够的数据，仍不予以数据公开上的苛求和严重质疑 韩国专利局要求对于化合物、药物组合物或者用途等申请，没有对活性数据公开的程度作更细化的要求。在申请被质疑说明书描述不完整时，申请人可以通过提交合理而具体的证据例如可靠的第三方实验数据来证明其声称的手段能够解决其所要解决的技术问题。在实际审查实践中，韩国对于涉及医药用途的药物组合物或者制药用途等权利要求都会对实验数据有严格的要求，但是韩国有时用支持的条款有时用公开充分的条款质疑相应的权利要求。 总之，我国规定与美韩等国在审查上的实体要求大体相同，但在具体操作上也无可避免地掺杂了各自国情的不同考虑。 参考文献： 1专利审查指南 2010 ，2010 年 1 月第 1 版. 2ManualofPatentExaminingProcedure（MPEP） ，2011 年.