1、禁止反悔原则在我国专利侵权诉讼中的应用摘 要 禁止反悔原则是一项重要的权利解释规则，同时也是限制等同原则的一种抗辩规则。我国禁止反悔原则的适用具有被动性、适用标准具有不确定性以及对等同原则的限制范围不明确等缺点，完善禁止反悔原则已经成为一项重大的课题。赋予法院主动适用权、借鉴美国“可专利性”的判断标准、采用弹性排除说合理限制等同原则成为完善禁止反悔原则的重要手段。 关键词 禁止反悔原则 等同原则 限制 利益平衡 作者简介：张琼，华东政法大学 2011 级知识产权研究生，研究方向：知识产权。 中图分类号：D925 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2013）06-123-02 禁止反
2、悔原则是指专利权人对其在申请、审查、无效过程与中国知识产权局、专利复审委员会之间的来往文件里所作的承诺、放弃或认可，专利权人在侵权纠纷中不得反悔。专利文件应当确定明确，必须清楚地告诉公众，什么在专利独占权的范围之内，什么不在专利独占权范围之内。而等同原则却扩张了专利文件字面含义所界定的权利，因此给专利权利的范围界定带来了不确定性。而禁止反悔原则正是为了对抗等同原则而存在的，限制等同原则的适用，保护专利的公示性。 一、我国专利侵权诉讼中对禁止反悔原则的具体适用 （一）禁止反悔原则的适用前提 我国对于禁止反悔原则的适用前提并没有明确做出规定，但是国内比较统一的看法认为，禁止反悔原则应当以被告提出请
3、求为前提。一些学者对此提出了自己的看法：他们认为禁止反悔原则是一种抗辩主张，亦是一种解释权利要求的规则。它的适用不仅关系到诉讼当事人之间的利益，而且事关公众的利益。他们同时指出，由于民法证据规则强调谁主张谁举证，所以被告对原告曾作出特定修改以及做出了何种修改的事实仍需承担举证责任。 （二）禁止反悔原则的适用范围 所谓禁止反悔原则的适用范围，也就是专利权人做的什么样的修改、陈述会导致禁止反悔原则的适用。有学者认为“限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生实质性作用，”另有一些学者认为“专利权人在专利审批或者撤销、无效宣告程序中，通过书面形式承诺、认可、放弃、修改的
4、内容，往往是为了缩小、澄清专利的保护范围，只有当这种承诺、认可、放弃行为与专利授权或维持专利权有效有关，构成了专利权有效的基础，对专利权有效起了作用时，在专利侵权诉讼中才不得反悔” 。 尽管目前尚无统一意见，但主要观点可以归纳为三种： 第一种观点将所做修改有没有涉及专利新颖性和创造性作为是否适用禁止反悔原则的判断标准，即只有对这两种性质造成影响的修改才适用。 第二种观点认为“申请人为了满足专利性条件而进行的任何修改或者意见陈述，应当适用禁止反悔原则。 ” 第三种观点“认为申请人在专利审批过程中做出的所有修改，经申请人与审查员确认后发生法律效力，均可以适用禁止反悔原则。 ” （三）禁止反悔原则与
5、等同原则的关系 首先，从上述关于对禁止反悔原则与等同原则内涵的论述可以看出，两者都与专利权的解释有关，对专利的范围界定有着重要的影响。禁止反悔原则是严格限制将放弃的专利特征重新纳入到专利的权利范围，而等同原则则是尽力扩张专利的权利范围。与专利权利范围的界定存在重要关系，正是禁止反悔原则与等同原则之间的相同点。同时，从上述论述中不难看出，禁止反悔原则本质上是对等同原则的一种对抗。可以认为禁止反悔原则是对等同原则的一种限制。有学者认为，等同原则和禁止反悔原则是两个相互制约的原则，当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，应当优先适用禁止反悔原则。也有学者认为禁止反悔原则是等同原则下面的原则。 二
6、、我国专利侵权诉讼中禁止反悔原则适用的缺失 （一）禁止反悔原则的适用前提具有被动性 在我国禁止反悔原则具有被动性，法院不可主动适用，应由被告提出适用，并由被告提供原告在专利审查或者无效过程中所作的有关承诺、认可、放弃或者修改内容的专利文档作为反悔的相应证据。如此看来，如果被告没有提出请求，或者虽然提出请求但是没有完成相关证明，禁止反悔原则就无法发挥起应有的效力，而被告就要因此而承担由此造成的不利后果。 （二）禁止反悔原则的适用范围难以确定 关于禁止反悔原则的适用范围一直以来都是理论界争论的焦点，这里涉及了两个问题，一是专利权人修改的技术特征以外的其他技术特征是否适用等同原则；二是对那些已修改的
7、技术特征能不能主张等同原则。我国实践中通常将修改对获得或维持专利产生“实质性”影响作为适用禁止反悔原则的判断标准。但是司法实践往往是复杂的，专利申请人、权利人对专利文件的修改也是复杂多样，究竟什么样的修改才能产生实质性的影响是难以根本难以判断。 （三）禁止反悔原则对等同原则的限制范围不清晰 司法实践证明，如何适用禁止反悔原则对于法院审判专利侵权案件，尤其是法院在运用等同原则来认定专利侵权行为时非常重要。但是，我国对于禁止反悔原则对等同原则的限制程度却并没有做出明确的说明。理论界中对于这种限制程度有两种学说，一是弹性排除说，这种学说认为禁止反悔原则是不能排除等同原则的适用的，这样更能体现公平的原
8、则，如学者李斌认为：“禁止反悔原则是一种对抗等同原则的抗辩主张，但是它并不是对等同原则的绝对排除主张。 ”二是完全排除。即禁止反悔原则在适用的同时，完全排除等同原则的适用。本文作者更赞同第一种，即弹性排除说。 三、我国专利侵权诉讼中禁止反悔原则适用的建议 （一）法院可以依职权主动适用禁止反悔原则 禁止反悔原则不仅仅是一项抗辩事由，而且还是解释专利的工具，解释权利要求时，法院必须参考在专利申请过程中被取消或者被驳回的权利要求。实践中，多数法院也认为禁止反悔原则并非只是当事人的一种抗辩权，法院在审查等同侵权的时候依职权对于是否存在禁止反悔原则的适用情形进行审查。最高人民法院在也曾明确提出，人民法院
9、也可以根据业已查明的事实，通过禁止反悔原则对等同原则予以必要的限制，以合理的确定专利权的保护范围。 （二）明确专利侵权中禁止反悔原则的适用范围 美国 FESTO 公司诉日本 SMC 公司案，是界定禁止反悔原则适用范围的一个典型案件，该案中美国最高院在界定禁止反悔原则的适用范围时提出了“可专利性”的判断标准，只要是专利权人为了满足“可专利性”而获得专利权而进行的限制性修改，则不管是否为了克服现有技术，也不管是否应审查员的要求而进行，都导致禁止反悔的适用。反之，为了克服权利要求不清楚、不简明的缺陷或与技术方案的专利性无关的习惯和陈述，或者放弃对于区别现有技术毫无关系的某个技术特征等，是不应具有禁止
10、反悔的效力。 本文作者认为，美国经验值得借鉴，我国应该也应该确定这种“可专利性”标准来界定禁止反悔原则的范围。 （三）明确禁止反悔原则对等同原则的限制 如上所述 FESTO 案作为美国乃至世界专利诉讼纠纷中的重要一案，明确了禁止反悔原则的适用范围，同时也明确了禁止反悔原则对等同原则的限制范围。在此案之前，理论界中关于禁止反悔原则对等同原则的限制范围主要有两种判断规则，即弹性排除规则和完全排除规则。 “弹性排除规则”认为禁止反悔原则并不完全排除等同原则的适用，专利权人仍然可以在较窄的权利要求范围内主张等同原则。美国联邦最高法院在FESTO 案中便采纳了第一种规则即“弹性排除规则” 。因此，本文作
11、者认为，我们应借鉴美国 FESTO 案的经验来确定禁止反悔原则对等同原则的限制范围，同时要保证限制的力度适当。 参考文献： 1程永顺.专利侵权判定实务.北京：法律出版社.2002. 2尹新天.专利权的保护.北京：知识产权出版社.2005. 3曲三强.知识产权原理.北京：中国检察出版社.2004. 4陈芳华.专利诉讼中禁止反悔原则的理解与适用.电子知识产权.2006（2）. 5曾丽.专利侵权实务判定中禁止反悔原则适用研究.上海交通大学硕士学位论文.2007. 6尹新天.专利权的保护.北京：知识产权出版社.2005. 7Renold S，Chisum：Chisumon Patents，Vol.5A
12、，18.05. 8童兆洪.知识产权案件评书.北京：人民法院出版社.2003. 9邱园科.专利侵权判定中等同原则的适用.复旦大学毕业论文.2010. 10于颖.专利制度中的禁止反悔原则.大连理工大学毕业论文.2009. 11孙莉.论专利侵权判定中禁止反悔原则.西安石油大学学报（社会科学版）.2006（2）. 12丁锦希，姚雪芳.完全排除还是弹性排除从一则药品专利侵权谈禁止反悔原则的法律适用.http：/ 13吴玉和.专利权利要求保护范围及等同物判定最高法院关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿评介.中国专利与商标.2004（1）. 14李斌.浅谈专利侵权判定中的禁止反悔原则.http：/ 2002/Slc/SLC.asp？Db=art&Gid=335579931.2013-4-23. 15张耕.知识产权民事诉讼研究.北京.法律出版社.2004. 16于忠晓.从实例看禁止反悔原则及其适用.华东政法大学硕士学位论文.2010. 17奚晓明.最高人民法院知识产权审判案例指导.北京.中国法制出版社.2011. 18彭声.从 Festo 案看禁止反悔原则在美国的新发展.网络法律评论.2003（9）. 19张晓都.美国和日本专利侵权诉讼中的禁止反悔原则.中国发明与专利.2008（4）.
