1、1不溯及既往原则于商标法实用中适用合理性的探讨摘 要 2015 年 7 月 27 日，北京市高级人民法院对于迈克尔?乔丹与中国乔丹体育商标争议案公开做出二审终审判决：迈克尔?乔丹要求撤销乔丹体育的争议商标的上诉理由依据不足，法院不予支持，乔丹体育的注册商标不会被撤销。判决书中依据法不溯及既往原则，对该行政纠纷的解决依据 2001 年修正的旧商标法 。商标授权作为一项半永久性的授权，对商标法 适用该原则可能会使依据旧商标法获得授权的商标获得不合理的特权，损害到法制社会的公平性。本文认为为了克服该原则在商标法中适用的缺陷，可以通过在权利延长时对权利进行更新，或通过完善救济制度实现。 关键词 商标法
2、 法不溯及既往 注册商标 作者简介：万为众，日本大阪大学理学研究科。 中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2015）09-020-04 一、引言 法不溯及既往原则，是一项古老的法律原则，并在西方国家资本主义革命与追求民主法制的浪潮中被发扬。美国独立战争后，美国人于1797 年首先将不溯及既往原则写入宪法，在宪法第 1 条第 9 项第三目和第 10 项中规定，不论是联邦还是州均不得制定任何溯及既往的法律。随后，正在接受法国大革命洗礼的法国人，也在 1793 年宪法第 142条明确规定法律不溯及既往，并将溯及既往的法律视为暴君的法律。 在激进与动荡的年代，美国和
3、法国分别将不溯及既往原则，作为立法的依据，体现改革者追求新民主法制的决心。但是，过于绝对地限制恐怕难以适应如今越来越人性化的法制社会环境。 中国法律为了新时代法制社会的要求，在立法法第 84 条规定，“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，更好地保护公民、法人和其他组织的权力和利益而作的特别规定除外。 ” 在立法中可以给予“特别规定”的规定，给予了立法者充分考量与把握法律对社会调控效果的余地。并在刑法第十二条作出细化的规定：“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规
4、定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。 ” 作为在立法法规范下制定的商标法 ，通过赋予自然人、法人或者其他组织商标专用权，以及排除他人对类似商标使用的权力，用以促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。然而，由于商标法不同于知识产权类的其他法律法规仅赋予有限期间的垄断。专利法 、 著作权法等知识产权法律法规，在不溯及既往的过程中不会产生长期且明显的不公平。在商标法中，其特殊规定使商标专用权以及其排他权在通过合理的维护下，成为半永久的权利。这种半永久的权利在受到商标法的规范
5、与保护过程中，不溯及既往原则恐怕3会赋予旧法环境下注册的商标以不合理的特权，长此以往旧商标的特殊存在，会严重破坏社会主义市场经济中对公平竞争的要求。 二、案情简介 迈克尔?乔丹，美国最著名的篮球运动员，被称为“飞人”和“篮球之神” ，于 2012 年 10 月 31 日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会请求撤销乔丹公司的第 1541331 号“乔丹”商标。主要理由为：1.MichaelJordan（迈克尔?乔丹）作为世界知名的美国篮球运动体育明星，在中国具有极高的知名度。经媒体报道，中国公众看到与“乔丹” 、 “QIAODAN”相同或者相似的标识，就会将其与迈克尔?乔丹联系到一
6、起。乔丹公司及其关联企业在明知或应知迈克尔?乔丹知名度的情况下，将包括争议商标在内的大量与迈克尔?乔丹相关的标识申请注册为商标，属于中华人民共和国反不正当竞争法第二条所指违反诚实信用原则的行为，以及第五条第（三）项“擅自使用他人的企业名称或姓名，引人误认为是他人的商品”所指的不正当竞争行为。2.乔丹公司及其关联企业还大规模申请注册与迈克尔?乔丹相关的商标和他人商标，不正当占用行政审查资源，扰乱商标注册秩序。乔丹公司的行为属于中华人民共和国商标法 （简称商标法 ）第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形。3.乔丹公司与迈克尔?乔丹从未有过任何商业往来，未得到过迈克尔?乔丹的授权，争议
7、商标的注册和使用会造成公众对产品的来源产生误认，扰乱正常的市场秩序，产生不良影响，属于商标法第十条第一款第（八）项“有其他不良影响”所指情形。4.争议商标同时使用了 MichaelJordan（迈克尔?乔丹）的译名，易使相关公4众将之与迈克尔?乔丹相联系，损害了迈克尔?乔丹的在先姓名权，属于商标法第三十一条“损害他人现有的在先权利”所指情形。综上，请求依法撤销争议商标的注册。与此同时，迈克尔?乔丹一并向商标评审委员会提交相关证据证明其本人在中国的知名度以及商业价值。 2014 年 4 月 14 日，商标评审委员会经审查作出商评字（2014）第051898 号关于第 1541331 号“乔丹”商
8、标争议裁定书 （简称第 51898号裁定） 。该裁定认定：迈克尔?乔丹援引商标法第十条第一款第（八）项理由主要指向其在先姓名权，属于对特定民事权益的保护，在已经依据商标法第三十一条规定予以评述后，不宜再纳入商标法第十条第一款第（八）项调整，且争议商标亦不属于商标法第十条第一款第（八）项所指情形。判断是否扰乱商标注册秩序不以注册商标数量的多寡为唯一依据，尽管乔丹公司拥有近二百件商标，但大部分是围绕主商标进行的防御性注册，不属于为谋取不正当利益大量抢注他人知名商标的行为。争议商标经过大量使用，与乔丹公司形成密切联系，其积累的商誉及相关利益应归属于实际使用者。即使乔丹公司部分行为确有不当，亦难以将其
9、作为撤销争议商标的充分依据。因此，争议商标的注册未违反商标法第四十一条第一款有关“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的规定。综上，裁定争议商标予以维持。 迈克尔?乔丹不服商标评审委员会作出的第 51898 号裁定，依法提起行政诉讼，请求撤销该裁定，并添加乔丹体育股份有限公司为诉讼第三人。北京市第一中级人民法院认为，迈克尔?乔丹在诉讼中提交的证据与本案适用商标法第十条第一款第（八）项及第四十一条第一款无关，亦5非商标评审委员会作出第 51898 号裁定的依据，故对上述证据不予采信。本案所涉情况不符合商标法第十条第一款第（八）项规定的适用条件，在案证据不足以证明争议商标违反了商标法第四十一条第
10、一款的规定。商标评审委员会作出的第 51898 号裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，依法予以维持。 迈克尔?乔丹不服原审判决向北京市高级人民法院上诉，2015 年 4月 23 日作出终审判决，以理由缺乏事实及法律依据，对其上诉请求不予支持。 三、证据于商标法第十条第一款第（八）项的适用问题 从二审判决书中所述的案情，从 2012 年 10 月 31 日迈克尔?乔丹请求商标评审委员会撤销注册商标“乔丹” ，到后来的一审及二审的审判中，乔丹不断补充证据证明乔丹公司所持商标导致了公众混淆误认，主张适用商标法第十条第一款第（八）项的规定。 新旧商标法第十条部分原文对比如下： 中华人民共和国商标
11、法（2001） 第十条 下列标志不得作为商标使用 第（七）项 夸大宣传并带有欺骗性的； 第（八）项 有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。 中华人民共和国商标法（2013） 第十条 下列标志不得作为商标使用： 第（七）项 带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的； 6第（八）项 有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。 根据商标法第十条第（八）项所述：“有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响的标志，不能作为商标使用。 ”我国商标授权是以申请人使用为前提进行登记的， 商标法中规定不能使用的情形也自然应当不予登记授权。所以，迈克尔?乔丹所主张的乔丹公司所持商标导致的公众
12、混淆误认，是否认定为有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响，成为迈克尔?乔丹的主张能否被认定的关键。笔者根据所述证据认为，商标评审委员会与一审以及二审法院的判定没有很大的争议，乔丹公司所持商标所导致的公众混淆误认，并不足以危害到社会主义道德风尚，通过商标所获得的商业效益与市场地位也不足以妨碍正常社会主义市场经济的竞争秩序，产生不良的影响。 但是，对比经 2013 年 8 月 30 日修订的新商标法可以发现，乔丹公司注册商标的行为已明显带有欺骗性，利用公众对迈克尔?乔丹的正面印象，产生对商品品质等特点的误认，按照新商标法第十条第（七）项的规定，可以明确认定不得作为商标使用，也应当予以撤销。 不
13、适用于本项的理由，本案二审判决书中也已明确指出：“本院认为：根据中华人民共和国立法法第八十四条规定：法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。 商标评审委员会在 2014 年 5 月 1 日前依据 2001 年 10 月修订的商标法做出第 51898 号裁定，而 2013 年 8 月修订的商标法自 2014 年 5 月 1日起施行，因此本案应适用 2001 年 10 月修订的商标法进行审理。 ” 7正因迈克尔?乔丹的委托代理人明白这个理由，不得已一再将相关证据牵强附会于商标法第十条第（八）项的规定。 四、
14、 商标法中法不溯及既往原则的合理性与合法性 在中华人民共和国法制史上，对法不溯及原则有明确规定的最典型的部门法莫过于刑法 。 刑法中最基本的一项法律原则是，法无明文规定不为罚。 刑法作为明文的法律规范，更是法治社会中的行为底线。直接关系到社会环境的和谐稳定，与人类行为的塑造。任何一项溯及既往的刑罚都严重破坏人民的信赖保护。同时， 刑法是国家公权力对公民行为的规范，调控每个公民个人的行为。刑罚的同时，国家并不因此而受益。法不溯及既往原则的适用，一方面彰显了法律的公正，同时也显示了现代法治社会愈发人性化法律制度的宽容。在民商事以及行政法律适用时，则大有不同。民商事以及行政法律调控的是特定主体间的法
15、律关系，法不溯及既往原则使用与否，往往意味着法律天平的倾斜。一概而论，往往影响司法的公正。 商标法作为知识产权法的一种，有知识产权法的重要特征。知识产权法由国家机关赋予一定期限的特权，为有创造知识能力的个人或者团体提供创造的激情与动力，而换取经济文化社会的繁荣发展。然而，知识产权的本质依旧是一种特权，意味着不公正。法律牺牲了其部分的公正，换来了社会的繁荣昌盛，并不违背法律服务于社会的目的。但是，如若不能合理的把握这种平衡，就会严重危害法制社会的发展。 如引言中所述， 商标法不同于专利法 、 著作权法 、 集成电路布图设计保护条例 等法律法规，是垄断权利的象征， 商标法8承载了商誉，充分符合了诚
16、实信用的原则，促进着社会经济的正向发展。因此，法律也赋予其特殊的保护。商标的专用权和类似商标的排他权的保护期间在商标法的规范下，可以无限制的延长，达到半永久的状态。在知识产权法律的进步中，法律条文被不断修改得更为合理，合理化的同时可能也会剥夺权利人的部分特权。出于国家对权利人的特有的恩惠， 专利法为代表的各种知识产权法都适用着法不溯及既往原则，体现法制社会的人性化。对权利人的恩惠不宜过大，过大的恩惠将破坏原有立法的宗旨。知识产权法律在中国，这种尺度的控制由权利的期限来实现。如以中华人民共和国专利法于 2008 年 12 月 27 日第三次修改为例，现行于 2009 年 10 月 1 日实施，其
17、中新增第 7 条，修改第 25 条，将两条合并为一条并作修改的 2 处，将一条拆分为两条并作修改的两处，产生了更为合理适应社会主义法制进步并推动技术社会与国际接轨的现行专利法。为了保障当时专利权人的利益，特别适用了法不溯及过往原则，规定于 2009 年 10 月 1 日以前提出申请并获得专利权的权利人的权利依照旧法处理。为顺利调解冲突矛盾，依法制定了实行修改后专利法的过渡办法 和实行修改后的专利法实施细则的过渡办法 。对于 2009 年 10 月 1 日以前获得专利权人的特殊照顾，恰恰意味着对于后来取得专利权的权利人的不公平。但是，由于专利权保护期间的限制，这种不公平最长也只能延续到 2029
18、 年 9 月 31 日。此后将再次回到公平的状态。这种不公平的后果至少不会造成持久深化的社会危害。 商标法的半永久化的特点恰恰缺少了保护期限的限定，导致先申请取得权利可能因法不溯及既往原则的滥用，导致其能持续规避现行更合9理商标法的限制，产生永久性的不公正。 五、日本商标法 通过审判程序对不溯及既往适用缺陷的克服 日本宪法中规定，国民有受到裁判的基本权利 。以此为基础，日本商标法中，对审判制度中充分赋予国民在不同阶段对于商标权进行审判的权利。日本特许厅中设置了审判部这样的准司法机关，并与知识产权高等法院共同构成特殊的两审审决制度。在商标授权决定起的不同阶段，通过不同的审判程序充分给予国民救济机
19、会，减轻不合理授权的危害。日本商标审判制度主要有四种：1.授权异议审判手续。2.无效审判制度。3.不使用商标登录取消审判。4.不正当使用商标登录取消审判。四种程序覆盖从商标授权决定起，至注册登记再到使用过程中的各个阶段，给予在合法权益因商标不合理登录造成侵害的公民以充分的救济通道，又分别在四种审判制度上设置再审与诉讼的程序予以规范，形成了完善的审判救济制度。 在中国现行商标法规定下，公民，法人及其他组织仅能够通过注册商标无效宣告程序对因不合理的商标授权产生的侵害进行救济。而无效程序所依据的法定理由恰恰受到法不溯及既往法理适用缺陷的制约。如此案二审判决书中指出的：“商标法第四十一条第一款规定，已
20、经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。其中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”主要是指注册手段而不是注册目的的不正当性，诉争商标的实际使用是否会造成相关公众的混淆10误认不属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形。 ”注册后所产生的恶用行为效果没有相应的法律及程序予以消除，而成为受害人在寻求司法救济中遭遇的困境。 日本商标制度中设置的不正当使用商标登录取消审判制度，在不特别规范商标法的法不溯及既往法理适用的前提下，克服了因商标法特殊权利期限
21、造成的法律困局。日本现行商标法第 51 条就商标权人的不正当使用的注册商标撤销审判进行规定：“商标权人故意地在与已指定商品或服务的注册商标的指定商品或服务中使用类似的注册商标，或者在与已指定商品或服务的注册商标所指定的商品或服务相类似的商品或服务中使用注册商标，或者在与已指定商品或服务的注册商标的指定商品或服务相类似的商品或服务中使用类似的注册商标，因而对商品的质量或服务的实质产生错误认识或者与他人的业务相关的商品或服务产生混淆的时候，任何人都可以对于该商标提出撤销的请求。 ”同时在第 53条中对商标使用人的不正当使用行为做出了类似的规定。并于第 52 条第一款中就除斥期间进行明确规定，商标停止使用五年后不得申请撤销。 在迈克尔?乔丹诉国家工商总局商标审查委员会一案中，迈克尔?乔丹在起诉前通过注册商标无效宣告程序请求撤销商标权的争议点在于国家工商总局在商标授权时的不合理性，时间基准为商标授权决定时。恰好在现行商标法施行之前，迫不得已排除最适用的商标法第十条第（七）项规定。假设依据日本商标法中不正当使用审判程序，乔丹公司依然使用带有欺骗性的“乔丹”商标，通过混淆造成公众误认。其行为争议点在于现在是否有不正当的实施行为，时间基准为提起审判请求时，
