1、1专利法实施细则修改研究课题指南专利法实施细则是专利法的重要配套法规，对专利制度的正常运作发挥了十分重要的作用。从过去的做法来看，伴随我国专利法的每一次修改，对专利法实施细则都进行了相应修改。国家知识产权局从 2005 年开始进行专利法第三次修改的准备工作，已于 2007 年 12 月 27 日向国务院上报了专利法修改草案送审稿。为了在全国人大常委会通过修改专利法的决定之后能够及时报请国务院审议通过专利法实施细则的修改草案，确保专利法的修改能够尽快予以实施，避免因工作滞后而陷于被动，有必要及早开始修改专利法实施细则的准备工作。为此，国家知识产权局条法司提出了本指南。一、课题项目设置的原则专利法
2、实施细则的修改，可能涉及两类问题：一是与专利法的修改相衔接的问题；二是实施细则自身需要进一步完善的问题。与专利法修改研究课题的设置相同，并非对实施细则所有需要修改的问题都需要设置课题进行研究。对于较为复杂、考虑因素较多，解决方案可能存在多种选择的问题，需要设置课题予以研究；对于不太复杂，涉及因素较少，各方意见较为统一的问题，则不需要设置研究课题。二、课题项目设置方案根据国家知识产权局上报国务院的专利法修改草案送审稿，结合前期专利法修改中涉及的有关问题以及实施细则本身存在2的问题，遵照前述课题设置原则，对专利法实施细则修改研究设置以下两类课题：（一）指定项目指定项目是指因课题内容和性质指定国家知
3、识产权局相关审查部门作为课题承担单位的项目。对于与国家知识产权局审查工作密切相关、实践中主要由国家知识产权局操作的研究课题项目，指定国家知识产权局相关审查部门作为课题承担单位，并吸收其他相关审查部门人员参加。课题承担单位还应当吸收至少一名专利代理机构或者企业等实务领域的成员参加。以下课题属于指定项目：1. 初步审查制度的完善与优化由于实用新型和外观设计专利权的授予只进行初步审查，而不进行实质审查，因而不可避免地会导致一些被授予专利权的实用新型和外观设计的法律稳定性较差，会在一定程度上影响公众的合法权益。在我国目前尚不具备对所有实用新型和外观设计专利申请均进行实质审查的条件的情况下，如何更为合理
4、地设定实用新型和外观设计专利申请的初步审查的范围和内容，防止已被授予专利权的技术方案或者设计再次被授予专利权，是需要深入研究的课题。另外，依照现行实施细则第四十四条第一款的规定，申请文件不符合规定的格式是驳回专利申请（包括发明专利申请）的理由之一，但是却一直没有在实施细则中具体指明哪些格式要求构成驳回专利申请的依据，此次修改实施细则应当予以明确。2. 实质审查制度的完善和优化3尽管专利法修改草案送审稿对实质审查制度没有提出修改建议，但是现行实质审查程序存在哪些有待改进的问题，在审查指南建立的有关规则中是否存在需要增加到实施细则的规定，如何合理设定实质审查的范围、优化实质审查程序，既保障授予的发
5、明专利权的质量，又便于申请人方便及时地获得发明专利权，需要进行深入研究，提出合理的改进建议。3. 复审与无效宣告制度的完善与优化专利法修改草案送审稿建议将现在采用的混合型新颖性改为绝对新颖性，由此必然产生的一个问题是：对于在国外发生的公开销售、公开使用行为应当如何予以认定。这一问题在无效程序中出现的几率较大，有必要深入进行研究，形成必要的证据认定规则。关于专利法第二十三条有关“授予 专 利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的 规定，现行实施细则第六十五条第三款规定“ 未提交生效的能够证 明 权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理” ，对 此社会上存在一些不同意见。此
6、次修改实施细则应当对此进行研究，探讨是否有可能采取改进措施。此外，对复审和无效宣告制度还存在哪些有待改进的问题，在 审查指南建立的有关规则中是否存在需要增加到实施细则的规定，复审和无效宣告程序与行政复议、行政诉讼程序如何更好地衔接，也需要进行深入的研究。4. 电子申请制度的完善随着信息技术的飞跃发展，专利申请电子化已经成为各国专利实践的必然发展方向，对提高专利申请和专利审查的效率，降4低审查成本，方便申请人具有突出意义。专利申请电子化的程度已经成为衡量一个国家专利工作水平的重要标志。国家知识产权局 在 2003 年发布了关于 电子专利申请的部门规章，但是从几年来的实践来看，我国专利申请电子化的
7、进展还不能适应形势发展的需要，其中既有技术方面的原因，也有法律制度方面的原因。因此，此次修改实施细则，应当对电子申请以及随后的各种文件的法律效力、格式要求、提交方式、修改方式、费用交纳方式、期限计算等问题予以明确，从而促进我国专利申请电子化的进程，为实现将国家知识产权局 建设成为知识产权强局的目标服务。5. 专利收费项目及其程序的优化按照现行专利法实施细则的规定，专利申请、审查程序中涉及的费用有十几项，这些收费项目与各自的减免、失误补救、滞纳金等相结合，致使整个收费机制和系统十分复杂。实践中，申请人因为不清楚交纳费用的规则而耽误期限进而丧失权利的情况时有发生。 过于复杂的费用交纳程序不仅增加了
8、申请人的风险，也增大了国家知识产权局的管理成本。针对这种状况，有必要对收费项目和管理模式予以合并和简化，以方便申请人，节约管理成本。对此，需要进行深入细致的研究，提出切实可行的改革方案。6. 权利恢复的条件、程序和效力专利申请人或者专利权人因为主客观原因未能在规定期限内完成相应手续或者缴纳相应费用是实践中经常发生的事情。对于因为期限的耽误而导致丧失权利的，实施细则第七条规定可以5在履行相应手续的条件下予以恢复。权利恢复制度对于保障当事人的合法权益具有重要作用，但是对于如何合理地设定权利恢复制度，既防止不合理地损害当事人的合法权益，又保障专利审查程序正常、高效地进行，并且保证公众在权利丧失期间所
9、从事的合法行为不会因权利的恢复而对其带来不合理的损害，需要作全面和深入的研究。7. 检索报告制度的完善根据专利法修改草案送审稿，实用新型或者外观设计专利权人或者利害关系人请求人民法院或者专利管理部门处理专利侵权纠纷的，应当提供国家知识产权局作出的检索报告。与现行检索报告制度相比，专利法修改草案送审稿增加了外观设计专利检索报告制度，并将出具检索报告作为请求处理专利侵权纠纷的必要条件。在征求对专利法修改的意见过程中，许多人认为现行检索报告制度存在以下问题：请求人的范围太窄（仅限于专利权人）、请求人对检索报告缺乏陈述意见的机会、检索报告不公开、检索报告的质量有待提高等。如何改进和完善检索报告制度，提
10、高检索报告的质量，需要通过设置课题进行广泛和深入的研究。8. 遗传资源及其来源披露制度专利法修改草案增加了两条关于遗传资源保的规定，其一是对依赖于违反我国法律法规获得的遗传资源产生的发明创造不授予专利权，二是申请人应当在其专利申请文件中说明其遗传资源的来源。对于“ 遗传资源” 的定义和范围 ，“依赖于”和“ 来源”的含义，申 请人应当以何种方式说明遗传资源的来源，申请人未如实说明来源的导致何种法律后果，在申请人说明其遗传资源来源6于我国的情况下国家知识产权局如何与相关主管部门交换信息，如何确认申请人对遗传资源的获得或者利用是否违反我国法律法规等问题，在建议修改的专利法中均未作出具体规定，因此需
11、要进行深入研究，明确思路，进而确定在实施细则中需要写入哪些规定，以确保专利法的规定得到落实。9. 外观设计制度的完善专利法修改草案送审稿对外观设计制度提出了一系列修改，包括：对平面印刷品的图案、色彩或者其结合作出的主要起标识作用的设计不授予外观设计专利权；对外观设计专利权的授予增加了抵触申请和类似于“ 创造性” 的授权条件；将 简要说明作为外观设计专利申请的必要申请文件之一；允许对同一产品的相似外观设计合案提出外观设计专利申请（关联申请）。对于平面印刷品的含义及其范围、简要说明的内容、相似外观设计的含义，一份外观设计专利申请中允许提出多少相似设计以及是否需要指定基本设计等问题，均需要进入深入研
12、究，必要情况下应当在实施细则中增加有关规定。10 PCT 规定的调整与完善2001 年修改专利法实施细则的时候，增加了第十章关于PCT 申 请进 入中国国家 阶段的规定。这些 规定对保障 PCT 申请顺利进入中国国家阶段发挥了重要作用。在过去几年中，WIPO对 PCT 条 约细则及其行政 规程和审查指南 进行了一系列改革。为了与之相适应，我国曾于 2002 年对我国专利法实施细则的两条规定进行了相应修改。此次修改实施细则，还需要对照 PCT 细7则的修改情况，对我国专利法实施细则的有关规定进行一次全面审视，以确定是否还需要进行必要调整和修改。此外，与专利法实施细则的整体体例相比，PCT 一章的
13、内容也显得较为繁琐和沉重。如何合理分配现有专利法实施细则关于 PCT 的规定，避免因 PCT 细则 的少量修改 导致专利法实施细则的修改，也需要在深入研究后作出权衡。11. 向外申请的审批与保密专利审查制度的完善对于在我国境内完成的发明创造向外申请专利的，专利法修改草案送审稿建议借鉴美国的立法，将现行专利法第二十条规定的首先在我国申请专利的制度改为经国家知识产权局 批准。这一修改的主要目的是保障专利法第四条关于保密的规定得以遵守。实 施细则第八条和国防专利条例均规定了保密专利的申请和审查问题。从 实践来看，对于涉及国防以外的专利申请的保密审查，存在着要么没有部门愿意管，要么多个部门争着管的问题
14、。因此，在申请人首先向我国提交专利申请的情况下对其向外申请专利的请求如何进行审批，以及申请人不向我国申请专利的情况对其向外申请专利的请求下如何进行审批，申请人需要提交何种文件，审批的期限为多长，不涉及国防方面的专利申请的保密审查如何进行等，均需要作深入研究才能提出合理的方案。12. 专利信息的传播与利用专利法修订草案送审稿增加了关于专利信息传播的规定，要求国务院专利行政部门“ 定期出版专利公 报，并完整、准确、及时地传播专利信息。” 对于“ 专利信息”的内含和外延，是否包括外国8专利信息和专利申请信息，是否包括技术信息、法律信息、著录项目信息、经济信息，以何种方式传播，如何才能实现“全面” 、
15、“准确”、“及时” 的要求等一系列问题，需要在深入研究国内外有关情况的基础上提出具有操作性和约束力的方案。（二）招标项目招标项目是指不指定课题承担单位、面向社会各界公开进行招标的课题项目。由于与国家知识产权局审查工作不直接相关、对社会各界有广泛影响，以下课题属于招标项目：1. 主要利用国家财政资助的科研项目完成的发明创造的归属和推广应用专利法修订草案送审稿对主要利用国家财政资助为主的科研项目完成的发明创造的归属及推广应用作了原则性规定，并明确提出具体办法由国务院规定。对于何种情况下可以由项目承担单位享有权利，何种情况下由国家享有权利，何种条件下可以推广应用，推广应用时应当向权利人给予何种补偿，
16、发明人或者设计人享有什么权利等一系列问题，均需在充分和深入研究的基础上作出适合我国国情的规定。2. 职务发明创造的奖励和报酬制度专利法第十六条要求被授予专利权的单位对发明人或者设计人给予奖励和报酬。专利法实施细则第六章对奖励和报酬问题作出了详细规定。从 2001 年专利法实施细则施行以来，许多单位和发明人、设计人认为实施细则关于报酬的规定缺乏可操作性，不能充分发挥对发明人或者设计人的激励作用，也不利于妥善处9理发明人、设计人与所在单位的关系。对此，需要在广泛调查研究的基础上提出具有可操作性的合理方案。3. 强制许可制度的完善专利法修改草案关于强制许可一章提出了较多的修改建议。其中包括，明确规定
17、无正当理由不实施专利或者实施不充分，专利权人行使权利的行为被认定为限制竞争或者排除竞争的，为预防、控制和治疗传染病的需要等，均可以给予强制许可。尤其是根据世贸组织 2003 年总理事会决议，明确规定为帮助他国解决公共健康问题可授予强制许可。该决议对“ 药品” 、“合格的进口国”、“合格的出口国”等的含 义和范围作了严 格和明确的界定，并对如何防止贸易转移、是否需要向专利权人支付使用费等也作出了限制性规定。此外，国家知识产权局分别于 2003 年和 2005 年颁布了专利实施强制许可办法和涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法，对强制许可的请求和审查、强制许可使用费的裁决、强制许可的终止、进口专
18、利药品强制许可和出口专利药品强制许可等，作出了较为详细的规定。如何将专利法、总理事会决议以及前述两个规章的规定有机地协调起来，在实施细则和规章之间作出合理的划分，使强制许可制度既符合国际规则和我国国情，既保障专利权人的合理利益，又有效维护公共利益，同时具有可操作性和合理性，需要作深入的研究。4. 专利行政执法制度的完善专利法修改草案提出了完善专利行政执法的几项建议，一是对故意侵犯专利权的行为可以给予罚款的行政处罚，二是加大对10冒充专利行为的处罚力度，三是增加了专利行政管理部门进行调查取证的手段。关于专利行政执法，除了专利法外，专利法实施细则对管理专利工作部门的设立、专利纠纷的调解、管辖、假冒
19、他人专利和冒充专利的定义、专利程序的中止、专利权的保全等问题作了进一步规定。此外，国家知识产权局 2001 年颁发了专利行政执法办法，对专利侵权纠纷的处理、专利纠纷的调解、假冒他人专利和冒充专利的查出、调查取证以及法律责任等作出了更详尽规定。如何根据专利法修改草案的调整，以及多年来专利行政执法的实践经验，进一步完善专利法实施细则及相关规章，需要作深入研究。三、有关说明（一）专题研究的开展方式专利法实施细则属于行政法规，在整个专利法律体系中处于专利法和国家知识产权局部门规章之间，具有承上启下的特点。与专利法相比，专利法实施细则侧重于实务操作和程序管理方面的规定。因此，专利法实施细则专题研究的开展既需要有学术界和理论界的专家参加，也需要有实务界的人士参加，才能使课题研究及其成果与实践有较为紧密的联系，提出具有可操作性的解决方案。基于上述特点，国家知识产权局认为专利法实施细则修改专题研究的开展应当采取如下方式：1. 指定课题承担单位与向社会公开招标相结合鉴于多数课题与国家知识产权局的审查工作密切相关，因此对主要由国家知识产权局进行操作的问题，指定国家知识产权局
