商业方法可专利性.doc

1、从商业方法的可专利性看专利制度的发展 以一种动态的眼光 摘要 商业方法专利从诞生之日起，就备受争议，为专利权本身的性质使然。 专利法保护的发明是发明创造，是一种可以不取决于实施者本人的心理和 生理状态，能够稳定的重复实施的发明创造。如今，计算机软件等虚拟技术的 迅速发展，给其他的规律(如经济规律，商业规律)外化为发明创造提供了便利。 此时，对这类规律的发明就应当予以专利保护的肯定。 商业方法视为专利，也可以理解为时代背景下的法律拟制现象。应始终以 动态的眼光看知识产权法， “法律不是嘲笑的对象” ，应是解决社会问题的利器。 关键词：商业方法专利 专利权 法律拟制 发展 从商业方法的可专利性看专

2、利制度的发展 以一种动态的眼光 一商业方法专利发展 1.商业方法专利的前世今生 商业方法，是指从事商业活动的方法，可以涉及金融、银行、 保险、税收、电子商务等多个领域，它可以被分为美国专利方法的 第 705 类或者国际专利分类（IPC）第 G06F17/60 类。 1 在商业方法专利之前，有关于计算机软件是否可以成为专利权 客体的讨论。可以看做商业方法专利序曲的前奏。 20 世纪 70 年代到 80 年代约 10 年间，美国最高法院先后判决 了涉及计算机软件的三个案件。 2从这个三个案件中，我们可以看到 美国法院对于计算软件可专利性的态度。Beason 案（1972）认为， 计算机的算法属于抽

3、象的概念，仅涉及算法不属于可专利的主题， 但是这并不意味着任何计算机程序都被排除在专利之外 3，此为计算 机专利留有余地；Flook 案认为，如果发明在总体上仅涉及一种自然 现象或数学算法，不构成可专利主题，但一种自然规律的具体应用 可以构成可专利主题。4Diehr 案（1981 年）认为，虽然单纯的计算 1 刘银良：美国商业方法专利的扩张与轮回_从道富案到 Bilski 案的历史考察 ， 知识产权 ，2010（6） 。 2 刘银良：美国商业方法专利的扩张与轮回_从道富案到 Bilski 案的历史考察 ， 知识产权 ，2010（6） 。 3 Gottschalk v. Benson , 409

4、 U.S.63(1973). 4 See Parker v. Flook, 437 U. S584(1978). 机算法仅属于抽象的数学概念，不具有可专利主题，却不能仅仅因 为相关主题涉及计算机软件，而认为相关产品或方法不具备专利性 5。 商业方法专利，滥觞于 1998 年的 State Street 案。美国联邦上诉 巡回法院 1998 年确认了美国道富银行关于金融数据处理系统的专利 性，认为这些利用网络与软件提供的服务，只要符合专利三性，都 可以申请专利。 6从此商业方法专利开始盛行。在 2010 年 Bilski 案 中，最高法院虽然否认了涉案产品的专利性，却以五比四的微弱优 势，否认了

5、美国联邦上诉巡回法院关于机器或转换标准（mach ine- or- transformation test）的唯一性，为商业方法专利留下了更大的空 间。对于 2010 年这个里程碑式的案件，影响可谓十分巨大。但案件 中除了大法官们睿智的思维和广阔的法律视角外，对商业方法专利 并没有一个盖棺定论的判定方法。这也让有些学者认为是“一个幻 灭”的情思。 7 但毫无疑问的是，商业方法专利作为一种专利类型，已经被世 界头号强国美国所保护，这与其处于知识产品的输出国的地位有关。 但可以预见，这应当是各国未来发展的方向。 2.商业方法专利的争论 商业方法专利从诞生之日起，就备受争议，为专利权本身的性 质使然

6、。 国家需要刺激和鼓励人们投身于发明创造活动，专利制度应运 5 Diam ond v.Diehr ,450 U.S.175(1981). 6 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. Jul. 23, 1998). 7 刘银良：美国商业方法专利的扩张与轮回_从道富案到 Bilski 案的历史考察 ， 知识产权 ，2010（6） 。 而生。专利制度带有明显的工业文明的色彩。专利法诞生于欧洲， 从威尼斯颁布世界上第一部专利法开始，保护的就只有“发明的装 置” 8。可见，专

7、利制度从其诞生之日起就有保护有形体的倾向，与 科技、工业产品领域联系密不可分。历经工业革命到 21 世纪，专利 法伴随着技术发展而发展，随市场经济的需求不断完善。后来，才 开始倾向于无形的方法发明的保护。但专利权的工业时代烙印仍然 深厚。 商业方法专利的出现无疑是专利权扩张的一个重要现象。它在 本质上是调和商业方法拥有者和商业竞争者、社会公众之间关系而 在专利法上出现的新的制度安排。 9商业方法专利的著名案例中，如 亚马逊案中 onclick 的专利权，State street 案中的一种金融服务体 系的处理系统的方法专利，涉及到了大量计算机软件、网络服务领 域。这些领域的涉案专利，因其无体性

8、，而且伴随着大量的计算机 数学算法，在传统的专利权视角看来，更像是单纯的技术和数学规 律，而单纯的自然规律或者认为提供的理论是不能受到专利权保护 的，故商业方法的保护受到人们争论和质疑。 二商业方法可专利性的探讨 1.授予商业方法专利的法理基础 但是， “法律从诞生之日起，就落后于社会的发展” 。美国法官 在解释专利权中用到的各种说法，如在 State Street 案中巡回上诉法 8 吴汉东：知识产权法学 ，第五版，第 135 页，北京：北京大学出版社，2011。 9 冯晓青：， 北方论丛 ，2007（3） 。 院认为， “第 101 条规定中反复使用扩展词“任何”，表明美国国会 的本意不是

9、对何种客体可以获得专利设置限制。事实上，美国最高 法院已经承认，美国国会试图将第 101 条规定扩展至“世界上任何 人造事物”。因此，本案对第 101 条规定，是对可以授予专利权客 体加以限制的解读是不恰当的，立法的历史也表明，美国国会的真 实意图不是想要加以这样的限制 10。 ”上述的解释，其实就是对专利 的扩大解释。从法理上讲，是扩大解释。 大法官霍姆斯有一句格言：“法律的生命在于经验而不在于逻 辑。 ”随着社会经济的发展，计算机软件在人类的商业社会中扮演越 来越重要的角色，许多思想、策略、规律都可以通过成型的计算机 系统来完成，电子商务的蓬勃发展，甚至掀起了新一轮的信息技术 革命。以往对

10、商业方法只视为思想或者只对计算机软件只进行著作 权保护，无法满足对于知识来来的经济利益迅速发展的需要。 梅因在古代法中阐述了重要的法律拟制（legal fiction）的 思想，即在法律无法解释社会发展，无法满足社会发展需要的时候， 就会存在法律拟制的现象。将一些原本不属于某种概念的事物用已 有的法律术语予以解释，以达到法适应并促进社会发展的目的。如 今，商业方法视为专利，也可以理解为时代背景下的法律拟制现象。 2.商业方法专利保护的可行性 按照法律拟制观点的思想，欲将商业方法以专利的形式保护就 10 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin

11、ancial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. Jul. 23, 1998). 必须找到相应的专利客体名词，使其可以进行扩大解释而又不违背 国民预测的可能性。 多数国家的专利法只保护发明，而对实用新型和外观设计 通过单独立法加以保护。 11在我国专利权保护的的客体是发明、实用 新型和外观设计。所谓实用新型，是为了解决一般实用技术问题而 对产品的形状、构造或其结合所提出的新的技术方案。外观设计， 是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所 作出的富有美感并实用与工业应用的新设计。而发明包括产品发明 和商业方法发明。商业方法的专利产品多具有无形性，因此

12、，商业 方法若以专利进行保护，在我国的法律体系下，必须以发明的形式。 发明又包括产品发明和方法发明两种。其中产品发明是有形体， 而方法发明可以是特定的方法和手段。 12商业方法的专利多数以计算 机软件等虚拟形式存在，故以产品发明予以保护难免有些牵强；方 法发明是指发明的最终表现形态为一种实现某种技术效果的程序或 者步骤。多以计算机软件为表达形式的商业方法专利，本身就类似 于程序或者步骤，因此可以用方法发明专利进行保护，在文义解释 上是可行的。 从发明具备的三个实质特性即新颖性，创造性和实用性的角度 看，商业方法可以与工业的产品一样，满足上述特点。首先，只要 在专利申请之前无相同的技术存在即可满

13、足新颖性，其次，对于创 11 王迁：知识产权法教程 ，第三版，第 264 页，北京：中国人民大学出版社，2011。 12 王迁：知识产权法教程 ，第三版，第 266 页，北京：中国人民大学出版社，2011. 造性，一个凝结了人辛勤智慧创造的运用商业方法制造出的计算机 系统，如果具有该领域实质性的特点和显著的进步，就具有创造性。 再次，对于实用性，商业方法专利能够在商业领域使用，对信息产 业的发展大有裨益，能够产生积极的效果，因此具有实用性。 对商业方法是否具有专利三性的论述中，美国法官门的解释或 许更为到位，如上诉巡回法院在 State Street 案中所说：“一份专利 权利要求是否包含相关

14、的可专利客体问题，不应该将焦点集中在是 否属于四种可专利客体程序、机器、制造品或合成物的组成部 分问题上，而应该集中在客体的实质特征上，尤其是它的实际 效用上。本案中的权利要求的焦点在于以 Hub and Spoke 软件编程 的机器程序，并且其无可否认地会产生一个“有用的、具体的及确 实的结果。 ”13从美国法官的论述中可知，商业方法是具有专利三性 的。 三反思与小结 1.对于专利保护客体的反思 当前，之所以对商业方法可专利性问题有如此多争议，就是因 为发明专利保护的客体中，必须是正确利用自然规律的结果。 14而且 对于自然规律的解释，仅仅包括狭义的自然规律，如物理和化学规 律等。对于诸如数

15、学、心理学、经济学、哲学、人类行为学的规律 都排除在自然规律的范围之外。 13 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. Jul. 23, 1998). 14 王迁：知识产权法教程 ，第三版，第 264 页，北京：中国人民大学出版社，2011. 商业方法专利多与网络、计算机服务有关，而这些产品的制作 又大都伴随着数学方法和经济规律的使用，所以受到争议和质疑。 笔者认为，这种狭义的自然规律的解释未来会更改为广义的解 释。理由主要有三： 第一，对于自然规律，现行法主要限定

16、为物理和化学的规律是 工业社会的产物。保护上述规律有利于当时社会经济的发展，生产 力的大幅提高。但是当今社会，各种科学技术突飞猛进，任何领域 的技术、规律都有可能成为引领时代经济发展主流的技术，而且从 专利本质鼓励发明来讲，各种能带来巨大经济利益的领域的技术与 物理和化学技术并无实质差异，仅仅保护狭义的自然规律是与人类 文明的进程不相符的。 第二，无论从中文“自然”一词还是英文“nature”一词，都不 只包括理工类技术。如在英文中，nature 一词本身就包含天性，天 理的意思；在中文中，自然一词源于“道法自然” ，本身含有规律， 天理的意思。而经济学规律，人类的行为学规律，亦或是数学规律

17、都符合上述自然规律的概念，为何只有运用物理和化学等规律，制 造出产品可以享受专利保护，而对同样有利于社会发展，可以做出 产品的其他规律却排除在专利保护之外？当今的信息社会，就可以 带来商业方法可专利性的争论，未来的世界何种技术会引领发展更 未可知，因此可以大胆推测，如果不进行概念的重新解释，未来关 于模糊领域的专利纠纷会更多。因此自然规律应当予以扩大解释， 做广义解释，但这种解释的幅度，要与专利保护的目的和社会经济 发展程度相一致。 第三，专利保护发明最终保护的是发明创造，是一种可以不取 决于实施者本人的心理和生理状态，能够稳定的重复实施的发明创 造。 15在以前，除了物理、化学规律之外，很难

18、利用其他规律制造出 符合专利保护特性的产品来。而如今，计算机软件等虚拟技术的迅 速发展，给其他的规律(如经济规律，商业规律) 外化为发明创造提 供了便利。此时，对这类规律的发明就应当予以专利保护的肯定。 2.对未来知识产权法的展望 知识产权法与社会发展联系紧密，相应的，其概念的内涵与外 延也应当随着社会发展的变化而变化，应始终以动态的眼光看知识 产权法，商业方法专利作为时代的产物，符合专利权的特征，应当 肯定。但我们更要懂得，商业方法专利只是科技进步给法律带来的 挑战之一，随着科技的不断发展，知识产权法面临的挑战将会更多。 15 王迁：知识产权法教程 ，第三版，第 266 页，北京：中国人民大学出版社，2011.