1、1浅议专利权无效作为专利侵权诉讼一种“新”的抗辩事由摘 要人民法院在专利侵权诉讼中不得行使应由专利复审委员会行使的宣告专利权无效的职权，即被告不得以专利权无效为抗辩事由。文章探讨了专利无效作为抗辩事由的正反两方面的观点，借鉴他国的司法实践，虑及中国知识产权法官专业水平的提高，为降低社会成本，提高诉讼效率，笔者认为应引入专利权无效抗辩。 关键词专利侵权诉讼；专利权无效；抗辩事由 依专利法的规定，人民法院在专利侵权诉讼中面对被告提出的专利无效的抗辩时，将依据不同情形中止或继续审理。参考他国的司法实践，探讨在中国专利侵权诉讼中引入专利权无效作为抗辩事由的必要性和可行性。 一、案例回放及域外实践 中国
2、法院在专利侵权诉讼中直接宣判专利权无效从而支持被告的诉请，不是空穴来风而是有例可据，虽然这种做法在知识产权界引起广泛的争议与关注。北京高院在二审中依有效证据直接宣判专利权无效，1北京市一中院通过认定涉案专利同对比文件相比没有新颖性，直接宣判专利权无效；2通过认定涉案专利是对现有技术中的技术要素简单替换，没有取得意想不到的技术效果，不具备创造性直接宣告专利权无效；3该院认为涉案的外观设计专利已被对比文件所公开而直接宣告外观设计2专利无效。4 在日本，最高裁判所在“Kilby 第 275 号专利上告审判决”案中，做出了专利权相对无效（在当事人之间）的判决。5在法国，受诉法院的同一法官可以将被告提出
3、的主张专利权无效的反诉合并审理，该国知识产权法典 L.613-25 规定：“司法决定可宣告专利无效” ；6美国专利商标局无宣告专利无效的职能部门， 受诉法院可以对专利的有效性和是否构成侵权同时审理，法院对专利权所作的无效判决具有对世效力。作为集中审理专利侵权诉讼的上诉审的美国联邦巡回法院，通过自身的审理活动，一方面领导了专利商标局专利申请和商标注册的工作，另一方面又领导了全国地方法院的侵权纠纷的审理工作；很显然，法院直接将专利侵权和专利权宣告无效的合并审理并判决绝非是偶然现象，立法机关依各自的国情所作的制度安排，值得思考。 二、不予采用专利权无效作为抗辩事由之探析 部分知识产权学者、审查员以及
4、法院的部分知识产权法官坚持采取专利权的侵权与专利权的权属认定应当分开判断的职权分离原则，除可能存在的部门利益之争外，主要是对专利权无效宣告请求审查案件的性质存在较大争议与分歧。主张职权分离原则的知识产权工作者认为专利权无效宣告请求审查案件完全是复审委作的具体的行政行为，其作的决定是一种行政决定，对该决定提起的诉讼就是行政诉讼，除非是行政处罚案件，法院是无权改变具体行政行为的内容，即受诉法院不能在专利侵权诉讼中直接就涉案专利权的效力作出判断，合并审理。 笔者认为这种观点是值得商榷的。首先，专利权是发明者就其技术3发明所享有的专有权利，就是指由国务院专利行政部门根据专利法的规定授予申请人在一定期限
5、内独占性的实施其发明创造的权利。它是目前为世界上绝大部分国家普遍承认的一种私权，一种民事权利。对私权是否存在以及归属的认定是司法机关行使的当然职能，法院直接判决专利权的效力并没有损害当事人和复审委的权益。其二，复审委就某项专利权是否有效做出的决定，在很大程度上是属于民事确权决定，与通常意义上的行政决定有着本质的区别。或说，这类决定是行政机关作出的有关民事权利是否成立、是否有效的决定，是一种特殊的“行政决定” ，与行政法意义上的行政决定有着截然不同的性质。其三，复审委以一种被动的居中裁判者的角色对专利无效宣告请求作的决定是一种民事案件裁决行为，而不是行政机关依职权主动的具体行政行为，对审查结果不
6、服的当事人可以向有管辖权的人民法院起诉，法院可以对案件进行改判，完全没有必要重审，复审委也没有必要出庭当被告，只需无效宣告的双方当事人充当侵权诉讼的当事人出庭参加诉讼即可。专利无效宣告作为民事争议，受理专利侵权诉讼的法院对附带的相关民事争议，即对专利权的有效性作出审理和判决，并不构成学理上的矛盾和冲突。 从民法上分析，民事活动禁止权利的滥用，享有垄断权的权利人在行使权利的时候不得损害他人的、社会的利益，不得滥用其专有权利。如果专利权人持有的专利存在瑕疵而仍然行使权利的，则构成民事活动中所禁止的权利滥用。如果允许对社会公知公用的技术授予垄断权，无疑会损害社会的、他人的和公众的利益。在专利侵权诉讼
7、中，当涉案专利存在明显的无效事由时，则表示该案中的专利技术属于任何人可以自4由使用的公共财产，权利人利用这种“瑕疵专利”向原告主张停止侵害和损害赔偿权利，属于法律所禁止的权利滥用。既然法院允许动用禁止权利滥用的抗辩，那么也应该允许被告作专利无效抗辩。 如果认为将专利无效与专利侵权诉讼合并审理会导致当事人缺少救济机会，会导致司法权和行政权的界限模糊不清，这种说法欠妥。在专利侵权诉讼中，将专利权无效作为抗辩事由并不会损害当事人各方的权益，如果当事人对法院就专利权的无效决定不服，仍然可以向有管辖权的法院起诉（不是以复审委为被告）寻求司法救济，仍然符合司法最终解决原则的要求。 如果认为法院缺乏或很少有
8、技术背景的法官而认为法院没有能力确定专利权是否有效的说法是值得商榷的：随着市场经济的不断发展，专利无效纠纷日益增多，但法院审理确权纠纷的能力和条件尚不充分，这些案件全部由法院审理并不现实。专利权的有效与否，包括是否应当授予专利权，却是一个法律问题。例如，有关新颖性、创造性和实用性的判定，虽然不可避免地涉及到具体的技术问题，但是最终的判定仍然是一个法律问题而非技术问题。7 三、专利无效作为抗辩事由的必要性与可行性 （一）必要性分析 在中国的专利侵权诉讼中被告提出专利无效宣告请求，是作为一个可能中止诉讼的理由，其目的是被告希望复审委对专利权的有效性作出审查后，再恢复专利侵权诉讼的审理，以避免无效宣
9、告的请求的决定和侵权诉讼的判决出现冲突。其结果是，专利侵权诉讼的审理进程取决于5专利无效宣告请求处理过程，拖延了诉讼过程，降低了司法保护的效率，不利于迅速解决双方当事人的争议。按照目前的法律体制的设置，在专利权确权审查与专利权侵权纠纷解决分属于不同的主体审查体系下，双方当事人的争议要完全彻底地解决，其花费的时间大约三年左右，浪费了当事人双方大量的财力和物力。因此，就像可以在专利侵权诉讼中引入公知技术抗辩一样，也应当允许受诉法院把专利无效作为诉讼的一个抗辩手段，以减少不必要的诉累。 在一个讲究效率的现代社会里，任何诉讼均既要求公正、及时结案，也要符合诉讼经济原则。诉讼程序与无效程序并行时（即不中
10、止侵权诉讼情况）还可能导致两程序结果的矛盾；若无效程序期间中止侵权诉讼，又将明显导致诉讼迟延。这些既造成司法资源的巨大浪费，又会损害当事人的利益并影响对司法处理的信赖度。同时，案件的久拖不决，可能使系争技术失去实施的价值。当代技术的生命周期不断缩短、更新速度不断加快， 更要求专利纠纷能得到迅速解决。允许专利权无效抗辩就是最明智的选择。试想一个直接采用专利权无效抗辩迅速结案， 另一个经无效程序并经漫长的诉讼程序后才能审结， 而其结果又无太大差异时， 合理的选择就不言而喻了。 如前所述，日本最高法院第三小法庭在“Kilby”案中，开创了受诉法院能直接裁决涉案专利有效性之先河。日本修改专利法之后，在
11、“Justsystem”案中，东京知识产权高等法庭大合议庭以本案原告和被上诉人“松下公司的相关专利权不具有创造性，其专利权无效”为理由撤销一审判决，Justsystem 公司可以继续生产和销售被一审法院判定为侵权产品的软件。日本法院已经行使了本来应由专利无效宣告专门机关6行使的权力，在民事侵权判决中直接宣告专利权无效。 （二）可行性分析 如果坚持职权分开原则，专利侵权受诉法院在当事人提出无效宣告请求后，往往存在中止诉讼的可能，结果造成诉讼迟延，不利于纠纷的迅速解决，浪费了大量的人力、物力和财力花在法律程序活动中。因此，除复审委可以接受无效宣告请求之外，应当允许专利侵权诉讼受理法院接受一定程度的
12、专利无效抗辩。 具体而言，对于一些技术内容简单的专利权的效力认定案件，受诉法院就无需要求被告向复审委请求宣告专利无效，从而启动漫长、繁琐的法律程序。这可以在一定程度上缓解诉累，缩短诉讼期限，提高诉讼效率，节约司法行政资源。此外，允许在专利侵权诉讼中的实施专利无效抗辩，至少把一些专利权人明显是利用审查的漏洞而获得的、涉及技术内容比较简单但其实不应该获得的垃圾专利排除在外，譬如，对现有的外观设计做一简单的变化和替换而获得的专利的效力争议；通篇抄袭他人技术申请的专利和生活用品专利所引起的效力争议，排除在复审委受理的大门外，缓解积案压力。我国正在建设一个创新型、科技蓬勃发展的大国，在不久的将来，随专利
13、申请量和专利纠纷的不断增长，专利无效宣告案件的数量一样地会大面积地出现，如果所有专利权效力的争议只归复审委管辖，其压力之大、任务之重可想而知。 四、专利侵权诉讼中专利无效抗辩的效力 如果在专利侵权诉讼中允许导入专利无效抗辩之后，受理专利侵权纠纷的法院对该专利的无效的认定，到底是只对涉案双方当事人的发生7效力呢，还是对除涉案双方当事人之外的其他方也发生效力？这个问题在国际上有不同的实践。 日本法院在专利侵权诉讼中认定专利权无效的判决仅对当事人有效，如要宣告专利权无效并使之具有对世效力，则须向专利局提出无效审判请求；但法国法院在专利侵权诉讼中宣判专利部分或者全部无效具有绝对效力，并非仅针对当事人；
14、美国专利商标局在专利授权后就失去了过问专利效力的权力，除了受诉法院进行无效宣告外，就没有其他的无效宣告途径，由于美国是判例法国家，先前的判例对后面类似的案件具有约束力，因此，其受诉法院的无效宣告裁判最终在司法实践中具有对世效力。 我国如果允许在专利侵权诉讼中进行专利无效抗辩，应该只对本案有效，其无效认定无需通知专利授权行政机关予以公告，而正式无效宣告机关的裁决则将使该专利绝对无效。受诉法院可以认定专利权全部无效而作出不侵权判决，但仅经过受诉法院认定其专利无效而没有经过正式有权机关宣告其绝对无效的情况下，若专利权人持同一专利在前述侵权案件判决后又起诉另一人，法院不应以该专利在前案已被无效为由不受
15、理或直接判决不侵权。 五、可能的解决方案 对专利法作出修订或者解释，专利侵权诉讼中，被告行使专利无效抗辩并为法院所考虑的情况下，同时又就同一理由向专利复审委员会提出请求，受诉法院一律不中止诉讼，从而达到尽快解决民事纠纷之目的。8如果专利无效诉讼案件所涉及的技术很复杂，涉及众多技术领域的各个方面，中国的知识产权法官可能基于自己的专业知识以及科技知识的局限性没有能力审查专利权的效力，可以在现有的司法体制框架下，按照不同地区的经济发展水平和地域平衡原则为审理专利侵权纠纷案件的法院配备相应的既懂技术又懂法律的法官，或者对相关的法官做相应的培训，为专利的确权纠纷的审理提供支持。 对于相当一部分技术含量比
16、较低的专利，还有一些专利是明显完全抄袭现有技术的专利等 引发的案件，法官完全可以依照自己对涉案专利的技术水平的理解和相关的证据，判断专利是否有效，确定是否接受专利无效抗辩。 参考文献 1北京市高级人民法院（2003）高行终字第 61 号. 2北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第 770 号. 3北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第 769 号. 4北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第 742 号，（2004）一中行初字第 575 号. 5平成 9 年（1997 年）9 月 10 日.东京高裁平成 6（ne）3790 号专利权民事诉讼案判例时报 1615 号第 10 页. 6黄晖译.法国知识产权法典（法律部分）.商务印书馆，1999：100. 7李明德.我国知识产权司法体制的改革思路.中国社会科学院知识产权研究中心编.中国知识产权保护体系改革研究.知识产权出版社，92008：266. 作者简介喻辉，男，中国社会科学院知识产权研究中心博士研究生，研究方向：知识产权法。 基金项目本文获中国博士后科学基金项目的资助（项目编号：20100 480511） 。
