1、1商标许可合同法律问题探析摘 要在商标许可合同中，当不可抗力事件导致被许可的商标商誉严重受损，导致许可人原来希望通过许可他人使用注册商标，扩大商标影响合同目的落空。被许可人希望借助他人的注册商标的良好声誉更快地开拓市场的合同目的落空时，许可人或者被许可人就可以解除合同。当商标许可合同中的主要债务，一方提前表示不履行时，可以解除合同。对于其它情形，判断能否解除时，应该根据是否使原商誉落空进行判断。当商标许可合同解除后，商标商誉随着商标的转移而转移。包装、装潢的归属则需要根据包装、装潢在使用的过程中是否获得独立商誉进行判断。在商标许可合同解除后，违约方可以向被违约方支付损害赔偿金的方式承担法律责任
2、。 关键词商标许可；商标许可合同；合同解除 一、问题的提出 美菱集团从 2002 年起，先后向多家民营企业授权使用“美菱”字号和商标。但此后，美菱集团认为被授权的民营企业产品质量参差不齐，严重损害“美菱”美誉度。2010 年 10 月，美菱集团向法院起诉，要求解除与合肥美菱小家电有限公司于 2003 年 1 月 20 日签署的商标使用权许可协议 。最终，双方当事人自愿达成并签署了调解协议 。其中将2003 年 1 月 20 日美菱集团与小家电公司签订的许可协议第四条“许可使用期限”中的终止日期由原 2002 年 12 月 31 日变更为 2015 年 12 月 312日。几乎就在差不多同一时期
3、，爆出了“王老吉”与“加多宝”的纠纷案件。1995 年，香港鸿道集团与广州羊城药业股份公司王老吉食品饮料分公司（以下简称王老吉分公司）签订第一份商标许可合同。许可合同中，从即日起到 2003 年 1 月期间鸿道集团使用王老吉商标，用于在我国大陆地区生产经营红色纸盒包装清凉茶，王老吉分公司在图案和颜色不同的凉茶纸盒包装上保留使用王老吉商标，同时约定双方不得使用对方的任何包装、装潢。2000 年 5 月 2 日，广药集团和鸿道集团签订许可协议，合同期限作了变更，变更为 2000 年 5 月 2 日至 2010 年 5 月 2 日。2002 年 11 月 27 日，双方签订补充协议，协议有效期延至
4、2020 年。2012年 5 月，中国国际经济贸易仲裁委员会裁决，广药和鸿道集团 2002 年 11月 27 日签订的补充协议无效。鸿道集团自此无法再继续在我国大陆地区使用王老吉商标。 同样是商标许可合同，却都在实施过程遭遇了解除，并在解除之后产生了一系列的问题，让人不禁思考，在商标许可合同中，到底什么样的情形才能引发商标许可合同的解除？商标许可合同的解除后会产生哪些法律效果？其解除之后，是否应该产生损害赔偿？这些问题都需要一一厘清，对此，笔者将在下面的文章中进行阐述。 二、商标许可合同解除的法定情形 商标许可合同，是指商标权人为将其商标许可给他人使用，而与被许可人签订的合同。因此，作为一种合
5、同，受合同法对其的规制。对于合同解除的情形，我国合同法第九十三条到第九十六条对于合同的解除条件、解除类型、解除程序都做了具体的规定。但是，具体到3商标许可合同，这样的规定似乎又不是那么具体。因为， 合同法上并没有明确的规定商标许可合同的具体情形，需要我们按图索骥，在大的框架下，探究其具体的解除情形如何。在约定解除的情形下，当然由许可人和被许可人双方自己约定商标许可合同解除的情形，只要双方的约定没有违反合同法第五十二条到五十四条的规定情形，履行了相关程序，就应当尊重当事人的意思自治，予以认可。但对于法定解除，在双方既无协议又无约定的情况下，如果一方当事人主张法定解除，该如何认定该情形符合法定解除
6、的条件呢？ （一）因不可抗力致使合同目的不能实现的 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。然而，不可抗力发生后对合同的影响程度是不一样的，有些只能暂时阻碍合同的履行，有些只能影响到合同的部分内容的履行。因此，不可抗力不能一概作为解除合同的原因。只有是在不可抗力导致合同目的不能实现的情况下，才会导致合同解除。我们知道，买卖合同中，合同的目的是出卖人希望获得价金，买受人希望获得货物。那么在商标许可合同中，双方当事人的合同目的又是什么呢？对于许可人来说，首先，注册商标许可他人使用，可以保证注册商标不会因为持续停止使用而被撤销商标权。因为，为了防止基于不正当竞争目的抢注注册商标，以及防止
7、因商标的停止使用而导致的社会资源的闲置、浪费，世界各国通常都对注册商标停止使用达到一定时间规定了对商标权予以撤销制度。例如，我国商标法第四十四条规定，对于连续 3 年停止使用的注册商标，商标局可以责令限期改正或者撤销。其次，许可他人使用注册商标，可以帮助商4标权人拓展其商标的使用范围，扩大商标乃至企业的影响，提高知名度和市场影响力，从而达到开拓国内和国际市场的目的，并且通过许可他人使用其注册商标，收取使用许可费获取经济利益。对于被许可人而言，通过注册商标的许可使用，可以借助他人的注册商标的良好声誉更快地开拓市场，提升产品档次，提高企业形象，也更加有利于吸引投资，吸引人才和先进的管理技术经验。
8、一般来说，不可抗力事件不会使得“注册商标许可他人使用，可以保证注册商标不会因为持续停止使用而被撤销商标权。 ”这样的合同目的落空。因为即使不可抗力事件使得被许可人不能履行商标许可合同，纠纷也仅仅是合同双方当事人之间的，商标管理机构并不能知晓。但当不可抗力事件导致被许可的商标商誉严重受损，导致许可人原来希望通过许可他人使用注册商标，扩大商标影响合同目的落空或者对于被许可人来说，希望借助他人的注册商标的良好声誉更快地开拓市场的合同目的落空时，许可人或者被许可人就可以解除合同。 （二）预期违约 预期违约，是指在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务。在商标许可合同中，
9、如果商标许可人或被许可人中的一方，明确表示或者通过自己的行为表示不会再继续履行合同主要债务的情况下，另一方就可以解除商标许可合同。因为，无正当理由拒绝履行，已经表明违约当事人完全不愿受合同的拘束，实际上已经剥夺了受害人根据合同所应得的利益，从而丧失了受害人订立合同的目的。那么什么是商标许可合同中的主要债务呢？根据学界的通说，5在商标权许可中，许可人和被许可人具有以下的义务：在商标许可中，许可人对于其商标应当有权利瑕疵担保的义务，保证被许可商标在有效期内，同时不得申请注销其注册商标。同时，许可人也有按合同约定的金额和时间、方式承担支付商标许可费的义务，在许可使用的商品及服务上标明被许可人身份的义
10、务等。那么以上的义务是否就是商标合同中主要债务呢？ 笔者认为，对于商标权人来说，在商标许可合同中的主要债务应当是保障被许可人对商标的使用不受侵害，上述义务只是保障的一个方面，由于商标许可有着不同的类别，因此，在保障的方式上还有着不同的特点。首先在独占许可合同中，商标权人在约定的期间、地域和以约定的方式，将注册商标仅许可给被许可人一人使用，商标权人自己在许可期间不得使用该注册商标，也不得再许可其他人使用。同时，商标权人对被许可人的保障就在于不将此商标自己使用或者许可给他人使用，一旦商标权人将许可的商标自己使用又许可给他人使用，或者明确表示不再将商标独家许可给被许可人一人使用，那么我们就可以认为，
11、许可人对于许可的商标不再保障，不再履行其主要债务，被许可人就可以主张合同解除。被许可人付出高昂的代价，取得独占许可，就是想通过这种方式获得更大的竞争优势，许可人的上述行为也会导致其原来的合同目的落空。 其次，在排他许可中，不同于独占许可，许可人自身使用被许可的商标并不会导致合同解除，这是由于排他许可自身性质所决定的。但许可人将商标许可给他人使用明确表示不再将商标许可给被许可人一人使用的，那么我们就可以认为许可人对于许可的商标不再保障，不再履行6其主要债务，被许可人就可以主张合同解除。 最后，在普通许可中，许可人对于被许可人商标使用的保障，仅仅是其遵守许可人的义务，即许可人对于其商标应当有权利瑕
12、疵担保的义务，保证被许可商标在有效期内，同时不得申请注销其注册商标。对于被许可人来说，其主要债务便是按合同约定的金额和时间、方式承担支付商标许可费的义务，在许可使用的商品及服务上标明被许可人身份的义务和其他能实现许可人合同目的债务。对于被许可人来说，无论何种类型的许可，若明确表示或者以自己的行为表示不履行上述义务，对方当事人都可以主张合同解除。 （三）其他情况 法律的规定不可能面面俱到，除了上述两种情况之外，在未来的生活中，也可能会出现新的情况。立法具有滞后性，那么对于新的情况，需要以什么样的标准来界定许可合同能否解除呢？笔者认为，这需要看违约行为是否导致原来许可合同中的合同目的是否落空。在商
13、标许可合同中，许可人的行为导致许可商标的商誉受到严重的损害，无论违约行为的情形如何，被许可人可以解除合同。同样，被许可人的行为导致被许可商标的荣誉丧失或者许可人不能获得其本来就期待的利益，比如导致许可合同中的许可人不能再获得许可费用，那么许可人就可以行使解除权，解除商标许可合同。 三、商标许可合同解除后的法律效果 商标许可合同中，双方当事人对于合同解除的法律效果的争议主要发生在商誉的归属上，即被许可人能否移植许可人商标的商誉。同时，7对于商标许可合同解除后，商品的包装、装潢的归属也存在很大的争议。（一）商标商誉的归属 商誉的英文表述为 good will 或者 business reputat
14、ion。尽管从16 世纪即出现商誉一词，但目前还没有一个统一的定义。商誉从经济学角度来考察，学界通常认为，商誉是一种关系利益，是对市场经营者的综合性社会评价，就是在其生产、流通和与此直接联系的经济行为中经过长期交往而逐渐形成的社会对其生产、产品、销售、服务等方面的积极的综合性社会评价，可以使企业在同行业中取得优越的地位，在客户中享有良好的信誉，具有获得超额收益的能力。商标与商誉的关系是密不可分的。商标所承载的商誉，系通过商标的使用而获得。某一具体的商标的商誉，并不是短时间内能够具有的，只有在与特定的商品或者服务联系在一起，并且提供给市场上的消费者时，才有可能赢得消费者的信赖，获得消费者的积极评
15、价，从而积累和增加与之相关的商誉。事实上，商标权的保护范围，商标侵权的认定标准等，都是由商标所承载的商誉决定的。但两者又是有所区别的，商标是商誉的载体之一，但商标并非是商誉的唯一载体。由于商誉本身是一个抽象的概念，现实中只有依附于商标、商号、特有包装与装潢等商业标识的载体才能彰显其权利或者权益。商标和商誉可以分离。从商誉的发展历史分析，尽管商誉和商标联系紧密，但彼此是可以分离的，如目前大多数国家的商标法均规定，商标权实行自由转让原则，无须一并转让其营业活动和商誉。 对于商标许可合同解除后，商标商誉的归属，学界有着不同的看法，8第一种观点认为商标商誉是随商标的归属，而发生变化的，商标许可合同终止
16、后，被许可人停止使用被许可商标，被许可商标上积累的商誉归许可人所有。被许可人如果仍然使用被许可的商标，则可能构成不正当竞争行为，同时也侵害商标所有人的注册商标权。第二种观点认为商标商誉并不会随着商标权的转移而发生转移，被许可人在许可终止后，仍然可以使用原来被许可商标上所承载的商誉，并不构成对商标权人任何权益的侵犯。笔者认为，商标商誉的归属应该遵循随着商标权的转移而转移的原则。虽然在一些人看来，这样的看法似乎是不太公平的，像在加多宝与王老吉的案件中，加多宝公司对培育“王老吉”这个品牌的商誉做出了巨大的贡献，在许可终止后，完全将此品牌的商誉转移给广药集团似乎不符合公平原则。但是，这样的观点，却是忽
17、视了商标许可的本质和目的。在商标许可当中，许可人将商标许可给被许可人，最大的目的就是拓展其商标的使用范围，扩大商标乃至企业的影响，提高知名度和市场影响力。商标权人希望通过被许可人的良好运作，使其许可的商标增加价值，获得更好的声誉。这也是被许可人在签订商标许可合同时作为一个理性的主体所应当知道的。同时，在商标许可的合同过程中，被许可人的诚实经营在大多数情况下是能够提高被许可人的商誉的，并在许可合同终止后，被许可人停止利用此商标，并将其附着在商标上的商誉应当转移给被许可人，这是符合商业实践，是被大家所接受的。这也是商标许可合同当事人都能够预见的。在王老吉和加多宝的案件中，加多宝在经营过程中支付的许
18、可费用有限，却从中获得了实质性的回报。单从商业公平的角度看，也不能说双方是显失公平的。 9（二）商品包装、装潢的利益归属 商品的包装、装潢作为商品的“外衣” 。不仅能起到说明商品，进行宣传美化的作用，而且对于保护商品的使用价值，实现商品的增加也具有重大的意义，从法律的角度来说，商品的包装、装潢还能起到与商标类似的指示商品来源、保证商品品质的功能，在一定程度上体现了生产经营者的商业信誉、凝聚着生产经营者的劳动。 对于通用的商品包装、装潢，由于是一种社会公共财富，任何人均不享有专用权，法律不会允许少数人垄断。因此，对于此类商品的包装、装潢并不会存在利益纠纷问题，因为即使许可合同解除后，由于其包装、
19、装潢的通用性，双方当事人都能够各自继续使用。商品的包装、装潢属于识别性标记，对于不知名的商品包装、装潢不具有强烈的特定商品的宣示功能，并不能起到与其他商品区别开来的作用，因此法律也不会加以特别的保护，双方当事人仍然可以相互各自使用，并不会造成混淆。但如果当事一方已经对商品的包装、装潢申请了外观设计专利或者注册为商标，则应当根据专利法与商标法的规定，对于利益的分配进行操作。 在实际操纵中，争议最大的情况便是对于未注册为商标或者申请成为外观设计专利的知名商品的包装、装潢在商标许可合同解除后的利益归属于谁的情况。对此，我国的法律并没有做出明确的规定。有学者认为，包装、装潢与商标是不可分的，商标权的转
20、移之后，商品的包装、装潢的所有权也随之转移。有学者认为，可以对不正当竞争法律解释第一条第二款的规定进行反对解释，知名商品特有包装、装潢应归属于10在先使用知名商品特有包装、装潢的经营者。还有学者认为，对于知名商品特有的包装、装潢可以运用公平原则确定其归属。通过对于许可人和被许可人两方主体对于特有包装、装潢所作出的行为来判断其归属。 笔者认为，商标与商品的包装、装潢虽有很密切的联系，都起到了区别于其他商品的目的，但还是可分的，在法律层面上应当分别对待。因为，包装装潢是为了美化商品，更多地呈现出外部化特征，而商标是为了区别商品的不同生产者和经营者，更侧重于体现企业的品质、承载企业信誉等内在价值。两
21、者同时附着于商品之上，从不同侧面促进和引导消费者的消费意愿。同时，对于知名商品的包装、装潢利益归属应当参照未注册商标进行考量， “知名商品特有的包装、装潢”之所以受到反不正当竞争法的保护，本质上并非因为该包装装潢本身是一项智力成果，而是因为该包装、装潢通过使用起到了区别产品来源或标示产品品质的作用。对于知名商品的包装、装潢的归属还应当与其上面所附的商誉联系在一起进行考虑。如果被许可人所使用的产品的包装、装潢能够建立起独立的商誉，即消费者能够清楚地意识到知名商品的包装、装潢与被许可商标分别代表不同的厂商。像在加多宝与王老吉案件中，如果在双方许可合同还没解除的时候，消费者在购买多加宝生产的带有王老吉商标凉茶的时候，能够通过包装、装潢知道该凉茶是加多宝公司生产的，而王老吉牌子其实是属于另一个公司。在这种情况，知名商品的包装、装潢及其利益应当归属于被许可人，被许可人就可在商标许可合同解除后继续使用原商品上的包装、装潢。如果消费者将知名商品的包装、装潢与被许可商标联系在一起，则该知名商品的包装、装潢的商誉归属于
